知財の鉄人コラム－第２巻

拒絶理由通知が来た場合、意見書の作成・提出は常に必要になるのでしょうか？

結論から言えば、拒絶理由の内容になって、意見書が不要になるケースがあります。

例えば、特許出願なら、特許請求の範囲に記載された請求項の内容に対して誤記があったり、明細書の内容について不備がある場合には、手続補正書を提出するだけで、当該拒絶理由が解消することも少なくありません。

具体的には、誤記の訂正や、請求項や段落の削除などです。これらの場合には、意見書を提出しなくてもOKです。

商標出願では、指定商品又は指定役務の誤記の訂正や削除についても、手続補正書の提出だけで拒絶理由が解消します。意見書を提出しなくても、何ら不利益はありません。

特に意匠出願の場合には、特別な注意が必要です。

意匠出願で拒絶理由通知が来る場合、先行意匠と同一又は類似するという拒絶理由が多い傾向があります。この拒絶理由通知に対しては、意見書において意匠が非類似である旨の説明を記載します。

逆に言うと、手続補正書で意匠を変更することは、新規事項の追加になることから、認められていません。

ただし、関連意匠制度を利用した意匠出願の場合、拒絶理由通知において本意匠と関連意匠との間で意匠が類似しないとの指摘があり、それに納得する場合には、手続補正書で「本意匠の表示」を削除することで登録査定になります。この場合、意見書は不要です。

また、同一の出願人が２つの異なる意匠を独立して出願した場合、拒絶理由通知において両者が類似すると指摘され、それに納得する場合には、手続補正書で「本意匠の表示」を追加することで登録査定（関連意匠制度を利用した意匠権）になります。この場合も、意見書は不要です。

特許庁の審査官からすると、手続補正書と意見書の両方を提出することにより、審査官のパワー値（審査官の処理量の実績みたいなもの）が加算されるため、意見書の提出を歓迎する傾向にあります。

特許庁の審査官もやはり生身の人間。

意見書に要する負担があまり大きくない場合には、意見書でひと言だけ記載して提出するくらいの心持ちは、大人の事情として必要なのかもしれませんね。

意見書の書き方についての続編です。

特許でも、意匠でも、商標においても、意見書の内容は非常に重要です。

それだけ、意見書の中身が問われるわけで、同じ補正内容でも、意見書の中身により特許になったり、拒絶になったりすることもあるといえます。

しかし、意見書を書くことは、なかなか難しいもの。

多くの枚数を書けば良いというわけではなく、作用効果を充分に主張すれば良いというものでもありません。

特許請求の範囲の補正で引用例との差異を出し、その差異による作用効果の違いをわかり易く記載しなければなりません。

先日購入した、「新・拒絶理由通知との対話」（著：弁理士稲葉慶和）の実務本を精読しました。

この本は、特許庁出身の弁理士である稲葉氏が書かれたものですが、実務書としては、かなり優れた本であると思います。

拒絶理由通知書に対しては、なにか無機質で冷たい感じのイメージしかわかないのですが、上記実務本は、拒絶理由通知書に隠れた審査官側の意図をうまく表現したものです。また、普通の読み物としての面白さもあります。

 
上記実務本には、拒絶理由ごとに項目を分けて実務レベルで詳しく説明されていますが、
私がよくもらう特許法第２９条第２項違反（いわゆる進歩性なし）に対する意見書の書き方を読んで、今後の実務において参考にしたい内容を見つけました。

私は、進歩性を有することを主張するため、意見書には、引用例との相違点を含め、厚めに論述しようと考えていました。

しかし、このような意見書は、ゼイ肉だらけで、審査官に良い印象を与えないようです。

例えば、たいていの意見書には、補正後の特許請求の範囲をそのまま写して説明されていると思いますが、これを書く意見書は、ゼイ肉付きの意見書である可能性が大きいということ。

意見書では、特許請求の範囲の記載をそのまま写している部分があるので、今後は改めなければなりません。

なお、上記本に書かれている意味は、意見書において、特許請求の範囲を説明すればＮＧだという意味ではなく、特許請求の範囲をそのまま写すことがＮＧ（違法ではないが）であるという意味です。

少し難しくなりますが、特許請求の範囲（特に、引用例との相違点）をわかり易い文言で説明する必要があります。
また、引用例に書かれている内容についてそのまま写すようなことも考えもんですね。

その実務本では、意見書には、

「引用例には、本願発明の特徴である……という要件を有し、それにより……という顕著な効果を達成することについて何も記載がありません。したがって、そのような引用例に記載のものに基づいて本願発明を当業者が容易になし得るものではないと確信します。（上記本のＰ４３の一部を抜粋）」

という記載をすることにより、スリム化できることが詳しく書かれています。

意見書は、このような記載の仕方で十分。

しかし、審査官が誤解や誤認しないような丁寧な説明は必要ですね。

上記例はほんの一部ですが、上記実務本には、各拒絶理由に対する対応において、目からうろこが落ちるような記載が満載。

弁理士実務では実際の案件を経験することが最も重要だと考えていますが、上に紹介した稲葉弁理士の本は一読する価値が十分にあると思います。

弁理士、あるいは特許の仕事をしている実務者の方は、一度通読してみては如何でしょうか？

特許明細書の中に、一つの誤記を見つけてしまいました。

非常にショックです。

誤記はひらかなを一字だけ抜かしたものですが、誤記は誤記。

明らかな誤記なので、補正することも可能ですが、私は、誤記が大嫌いなのです。

明細書の質として、広い権利範囲の特許権が取れるように書くことは当たり前なのですが、誤記があれば、台無しなんです。

例えば、みなさんが本屋で新しい本を購入し、自宅で読んでみると誤記があります。

どんな思いになりますか？

明細書は後で補正が効くものの、補正の履歴は残ります。

弁理士が提供する商品に傷が付くことになります。

クライアントが何十万というお金を出して購入したものに誤記があれば、当然に悲しくなると思います。

もちろん、私も人間なので、ミスはあります。

しかし、チェックを徹底させれば、誤記は無くなるはずです。

代理人たるものは、１文字の誤記すらないように、細心の注意を払いたいものですね。

昔は、ヒアリングした時からかなり時間が経っていると、ヒアリングの内容を忘れることがありました。

このため、明細書の作成前に、ヒアリング内容を録音したＭＤを何度も聞き、発明のポイントから理解するのですが、これがなんとも時間がかかり、効率が非常に悪いのです。

現在では特許出願を新規に受任すると、発明のポイントが理解し易いか否かで分けるようにしています。

そして、発明のポイントが理解し難い案件については、ＰＣをヒアリングの場に持ち込み、ヒアリング中に発明のポイントと、クレームの骨子を打ち込んでいく。すなわち、その場で、発明のポイントをデータとして残しておく。

これを行うと、頭で発明のポイントを整理でき、かつクレームのたたき台が出来上がるので、しばらく時間が経っても、直ぐに思い出すことができるのです。

もちろん、ＰＣに限らず、メモ帳に手書きしておいても同じこと。

特許明細書の作成には、頭で考えている時間と、データを打ち込んでいる時間がどうしても必要になりますが、私のように手先が不器用な人間はデータ入力時間を大幅に短くすることは不可能です。

その代わり、頭の回転速度を上げることは私でも可能。
頭を最初からフル回転させるためには、頭の中を、いかに速く、ヒアリングの終了直後にもっていけるかによります。

このために、発明のポイントだけでも、データで残しておくと、明細書の作成時間がかなり短縮されるのです。

明細書の作成では、特許請求の範囲の作成に多くの時間を費やし、かつ神経も使います。

逆に言うと、特許請求の範囲の作成が終了すると、明細書を書くべき方向性と内容が決まるため、あとは畑仕事のようにタンタンと作業していくだけです。

明細書の作成に時間がかかると思われた方は、一度試してみては如何でしょうか？

特許明細書を書いていて、毎回思うことがあります。

ここでの特許明細書は、特許請求の範囲と、明細書の２つのことを意味するのであるが、同業者はどちらから書き始めるのであろうか？

• 特許請求の範囲（以下、クレームという）が先か？
• それとも明細書（以下、実施形態という）が先か？

​私は、先輩から教えられた通り、クレームから先に書く。

正確に言えば、明細書の従来技術→クレームの順です。

クライアントから頂く資料は、機械装置であれば、装置全体を示した図と発明要部の図、それを簡単に説明したワード文書など。

従来技術を真先に書くのは、発明の出発点を明確にするため。
すなわち、頭の中で、発明の誕生を時系列的に整理するためです。

次に、その従来技術を出発点とした上で、上記資料から発明のポイントを抽出し、上位概念から下位概念までクレームを作成します。

そして、各クレームに対応する作用と効果をできる限り詳細に書きます。
この結果、各概念ごとの作用が出来上がります。

特許明細書の作成では、ここまでの作業がなんともしんどい。

逆に言えば、ここまで完了すれば、後は、畑仕事と同じように、図面に忠実に実施形態を書いていくだけです。

実施形態を書くときには、クレームの内容（発明のポイント）がすでに頭に入っているので、その内容を厚く記載することができ、あまり関係ない部分は簡略化することも可能。

実施形態では、発明のポイントを厚く記載し、不要な部分を簡略化又は省略するのですが、これが出来るのは明細書の書く順序にあるのかも知れませんね。

さらに、もう一つ重要なことがあります。

特許法では、クレームの内容は実施形態に書かなければならないことです（特許法３６条６項１号）。
このため、クレームを先に決定していないと、特許法３６条６項１号を具備するような実施形態が書き難くなります。

逆にクレームではなく、実施形態を先に書く場合には、実施形態→クレーム→実施形態（クレームの内容が実施形態に記載されているか否かの確認と補充）という流れができてしまい、明細書作成に時間がかかり過ぎることになります。

このような観点で、昔からクレームを先に記載しています。

勿論、どちらの順番でも、しっかりした明細書を書くことができますが、どちらが主流になるのでしょうか？