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続・意見書の書き方

意見書の書き方についての続編です。

特許でも、意匠でも、商標においても、意見書の内容は非常に重要です。

それだけ、意見書の中身が問われるわけで、

同じ補正内容でも、意見書の中身により特許になったり、拒絶になったりすることもあるとい言えます。

しかし、意見書を書くことは、なかなか難しいものです。
 
枚数を書けば良いというわけではなく、作用効果を充分に主張すれば良いというものでもありません。補正で引用例との差異を出し、その差異による作用効果の違いを、良いあんばいで、記載しなければなりません。

実務家の皆さまにとっての参考ツールとは…

それは、まぎれもなく、判例なわけでして、判例の研究に尽きるということですが、かなりの数にのぼる判例をすべて検討するのは、大変です。

そこで、重要な判例をピックアップしたものが市販されています。

例えば、
『実務家のための知的財産権判例70選(弁理士クラブ知的財産実務研究所編/発明推進協会)』
が大変参考になると思います。

これで何を検討するかというと、進歩性判断の考え方です。

裁判所における引用例の認定方法や、主引用例に対する副引用例の適用の仕方など、動機づけの有無に関する論点が豊富に散りばめられています。実務における宝の山のような本です。

拒絶理由通知をもらって、技術論の展開だけでは厳しい場合が少なからずあると思います。
そういうときは、白旗を上げる前に、進歩性の導出過程を念入りに検討します。
その差異、判例の考え方を習得しておくと、大変効果的です。

ちなみに、最近の判例を見るに、動機付けの認定のハードルを上げているようです。
つまり、特許庁が進歩性違反とすることが以前より困難になっている傾向が感じられます。
いわゆる『後知恵』を排除するような方向と言えるかもしれません。
 
実務でも、結構使えるポイントがまとめられているので、経験の浅い弁理士方には参考になると思います。

なお、注意すべき点も…

同じような論理でも、登録になるケースと拒絶になるケースもあります。
特に、商標なんかでは顕著です。
 
当然ながらケースバイケースで検討するのですが、裁判所が判例を出した裏側の目的までくみとれると、非常に勉強になります。

一度、試してください。

言うまでもなく、判例の検討は、一度行えば良いというものではなく、日々、ブラッシュアップしていくことが重要ですよ。

意見書の書き方

先日購入した、「新・拒絶理由通知との対話」(著:弁理士稲葉慶和)の実務本を精読した。

この本は、特許庁出身の弁理士である稲葉氏が書かれたものであるが、実務書としては、かなり優れた本であると思う。

拒絶理由通知書に対しては、なにか無機質で冷たい感じのイメージしかわかないのであるが、上記実務本は、拒絶理由通知書に隠れた審査官側の意図をうまく表現したものである。また、普通の読み物としての面白さもある。
 
上記実務本には、拒絶理由ごとに項目を分けて実務レベルで詳しく説明されているのであるが、私がよく貰う特許法第29条第2項違反(いわゆる進歩性なし)に対する意見書の書き方を読んで、今後の実務において参考にしたい内容を見つけた。

私は、進歩性を有することを主張するため、意見書には、引用例との相違点を含め、厚めに論述しようと考えていたが、実は、ゼイ肉だらけの意見書は、審査官に良い印象を与えないようだ。

例えば、たいていの意見書には、補正後の特許請求の範囲をそのまま写して説明されていると思うが、これを書く意見書は、ゼイ肉付きのものになる可能性が大きい。

私も意見書では、請求の範囲をそのまま写している部分があるので、今後は改めなければならない。
 
なお、上記本に書かれている意味は、意見書において、特許請求の範囲を説明すればNGだという意味ではなく、特許請求の範囲をそのまま写すことがNG(違法ではないが)であるという意味である。

少し難しくなるが、特許請求の範囲(特に、引用例との相違点)をわかり易い文言で説明する必要はある。また、引用例に書かれている内容についてそのまま写すようなことも考えものだ。
 
その実務本では、意見書には、

「引用例には、本願発明の特徴である……という要件を有し、それにより……という顕著な効果を達成することについて何も記載がありません。したがって、そのような引用例に記載のものに基づいて本願発明を当業者が容易になし得るものではないと確信します。(上記本のP43の一部を抜粋)」

という記載をすることにより、スリム化できることが詳しく書かれている。
意見書は、このような記載の仕方で十分なのだそうだ。
 
しかし、審査官が誤解や誤認しないような丁寧な説明は必要であろう。
 
上記例はほんの一部であるが、上記実務本には、各拒絶理由に対する措置において、目からうろこが落ちるような記載が満載されている。

弁理士実務では、実際の事件を経験することが最も重要だと考えているが、上に紹介した稲葉弁理士の本は一読する価値が十分にあると思う。
 
弁理士、あるいは特許の仕事をしている実務者の方は、一度通読してみては如何でしょうか?

特許明細書中の誤記の重み

特許明細書の中に、一つの誤記を見つけてしまいました。

非常にショックです。

誤記はひらかなを一字だけ抜かしたものですが、誤記は誤記です。
明らかな誤記なので、補正することも可能ですが、私は、誤記が大嫌いなのです。

明細書の質として、広い権利範囲の特許権が取れるように書くことは当たり前なのですが、誤記があれば、台無しなんです。

例えば、みなさんが本屋で新しい本を購入し、自宅で読んでみると誤記がある。
どんな思いになりますか?

明細書は後で補正が効くものの、補正の履歴は残ります。
弁理士が提供する商品に傷が付くことになります。
クライアントが何十万というお金を出して購入したものに誤記があれば、当然に悲しくなると思います。

もちろん、私も人間なので、ミスはあります。
しかし、チェックを徹底させれば、誤記は無くなるはずです。

代理人たるものは、1文字の誤記すらないように、細心の注意を払いたいものです。

ヒアリング内容

昔は、ヒアリングした時からかなり時間が経っていると、ヒアリングの内容を忘れることがあった。このため、明細書の作成前に、ヒアリング内容を録音したMDを何度も聞き、発明のポイントから理解するのであるが、これがなんとも時間がかかり、効率が非常に悪い。

このため、現在では、特許出願を新規に受任すると、発明のポイントが理解し易いか否かで分けるようにしている。

そして、発明のポイントが理解し難い案件については、PCをヒアリングの場に持ち込み、ヒアリング中に発明のポイントと、クレームの骨子を打ち込んでいく。すなわち、その場で、発明のポイントをデータとして残しておくのだ。

これを行うと、頭で発明のポイントを整理でき、かつクレームのたたき台が出来上がるので、しばらく時間が経っても、直ぐに思い出すことができる。

もちろん、PCに限らず、メモ帳に手書きしておいても同じことだ。
 
特許明細書の作成には、頭で考えている時間と、データを打ち込んでいる時間がどうしても必要になるが、私のように手先が不器用な人間はデータ入力時間を大幅に短くすることは不可能である。

その代わり、頭の回転速度を上げることは誰でも可能。頭を最初からフル回転させるためには、頭の中を、いかに速く、ヒアリングが終了した状態にもっていけるかによる。

このために、発明のポイントだけでも、データで残しておくと、明細書の作成時間がかなり短縮される。

明細書の作成では、特許請求の範囲の作成に多くの時間を費やし、かつ神経も使う。
逆に言うと、特許請求の範囲の作成が終了すると、明細書を書くべき方向性と内容が決まるため、あとは畑仕事のようにタンタンと作業していくだけである。
 
明細書の作成に時間がかかると思われた方は、一度試してみては如何だろうか?

特許明細書の書く順序

特許明細書を書いていて、毎回思うことがある。

ここでいう特許明細書は、特許請求の範囲と、明細書の2つのことを意味するのであるが、同業者はどちらから書き始めるのであろうか?

  • 特許請求の範囲(以下、クレームという)が先か?
  • それとも明細書(以下、実施形態という)が先か?

 私は、先輩から教えられた通り、クレームから先に書く。
正確に言えば、明細書の従来技術→クレームの順である。

クライアントから頂く資料は、装置関連であれば、装置全体を示した図と発明要部の図、それを簡単に説明したワード文書などである。

従来技術を真先に書くのは、発明の出発点を明確にするため。
すなわち、頭の中で、発明の誕生を時系列的に整理するためである。

次に、その従来技術を出発点とした上で、上記資料から発明のポイントを抽出し、上位概念から下位概念まで、クレームを作成する。

そして、各クレームに対応する作用と効果をできる限り詳細に書く。
この結果、各概念ごとの作用が出来上がる。

特許明細書の作成では、ここまでの作業がなんともしんどい。
逆に言えば、ここまで完了すれば、後は、畑仕事と同じように、図面に忠実に実施形態を書いていくだけである。

実施形態を書くときには、クレームの内容(発明のポイント)がすでに頭に入っているので、
その内容を厚く記載することができ、あまり関係ない部分は簡略化することもできる。

実施形態では、発明のポイントを厚く記載し、不要な部分を簡略化又は省略するのであるが、
これが出来るのは明細書の書く順序にあるのかも知れない。
 
さらに、もう一つ重要なことがある。
特許法では、クレームの内容は実施形態に書かなければならないことである(特許法36条6項1号)。このため、クレームを先に決定していないと、特許法36条6項1号を具備するような実施形態が書き難くなる。

逆に、クレームではなく、実施形態を先に書く場合には、実施形態→クレーム→実施形態(クレームの内容が実施形態に記載されているか否かの確認と補充)という流れができてしまい、明細書作成に時間がかかり過ぎることになる。
 
このような観点で、昔からクレームを先に記載している。
勿論、どちらの順番でも、しっかりした明細書を書くことができるのであろうが、どちらが主流なのかな?

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