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商標登録出願するときのコツとは?

商標登録出願から商標権発生までの流れ

商標登録出願から商標権発生までの大まかな流れをご説明いたします。

商標登録出願手続

願書を添付して特許庁に出願します。

書面の書式は特許庁のサイトからダウンロードすることができますよ。
特許庁からダウンロードしたワード文書に商標となる標準文字を記載したり、ロゴ画像を添付します!

 知っておきたい情報

指定商品や指定役務の正確な特定がとても重要!

  • 自社の商品やサービス(役務)を特定し、特許庁が規定する区分に基づいて正確に記載する必要があります
  • 特にサービス業の場合は、サービスの特定のほかに、自社商品の有無、その他メディアでの宣伝広告など、漏れがないように総合的に検討しなければなりません

サービス業の場合、商標登録出願の対象となる指定役務の特定がとても困難なケースがあります。例えば、和菓子屋店舗なら和菓子という商品の他に、和菓子の提供という役務などを考えなければなりません。さらに顧客との関係性を維持するためにIoTを使用するなら、その観点からのサービスも特定します。
自社のサービスと指定役務が合致していない場合、商標権の効力が及ばないばかりか、自社のサービスに対して他社が同じような商標を取得することができてしまいます。
 

自社の商標としてどのようなものを権利にするか!

  • ○○株式会社の○○の部分(商号)にオリジナリティがあれば、○○を商標として選定
  • 商号ではなく、商品やサービスに付す商標が別に存在する場合には、その商標を登録
  • 漢字・ひらかな・カタカナで迷ったら、実際に商売に使用するものを選択※昔は、例えば漢字とひらかなを二段で表記するようなことが行われていましたが、商標権の効力としてこの三態様の相違はすべて権利範囲に含まれます。
  • ロゴマークなどを商標に選択する場合、ロゴに含まれている文字を含めるか否かも検討
  • ロゴマークに文字が含まれている場合、その文字についても先行商標調査を行う
実務のコツ
  • 商標登録出願は先に出願した者が有利になるから、願書は迅速かつ丁寧に作成する
  • 印紙代は特許印紙になるため、収入印紙と間違えない
  • 出願書類は紙媒体で特許庁に郵送してもよく、また持参してもよい(特許庁に持参すると、記載内容について職員が事前にチェックしてくれる)
  • 紙媒体で出願する場合には、後日、特許庁から電子化手数料が請求される
  • 自社で出願する場合、出願人が個人なら認印、法人なら代表者印を願書に押印する(願書に電話番号も明記しておくと、方式不備の場合、特許庁から電話連絡が入るため時間短縮が図れる)
  • いったん出願すると、商標の変更は認められず、指定商品や役務を追加することもできなくなるので、出願時において商標を慎重に選定し、指定商品又は役務を正確に記載することが重要

商標登録出願する前に、同一の商標が既に特許庁に出願されているか否かを確認するため、特許庁のJ-PlatPatというデータベースで先行商標調査をすることが有効です。特に商標登録出願の場合には、先行商標調査は必須となるべき重要なものです。

拒絶理由通知及び補正書・意見書の提出

商標登録出願では、先行商標調査を徹底させることにより、拒絶理由通知を減らすことができますが、それでも特許庁から拒絶理由通知が発送されることがあります。出願日から12か月程度で登録査定か拒絶理由のいずれかが通知されます。最近では審査時間が増加しており、多区分で商標出願すれば1年以上、審査待ちになることも珍しくありません。
拒絶理由通知が発送されてくると、拒絶理由通知の発送日から40日以内に手続補正書や意見書を提出します。

手続補正書や意見書の様式は特許庁のサイトからダウンロードできますよ。

 知っておきたい情報

例えば、出願前の先行商標調査で似たような商標がある場合でも、意見書を提出することで登録査定になるケースも多いです。特許庁としては、立場上、いったん拒絶理由通知で指摘して、こちらが意見書で商標が非類似であることを主張する機会を介して伺う運用をすることがあるので、拒絶理由通知に腹を立てる必要も、心配する必要もありません。

  • 商標の類似を指摘されても、意見書で反論することで権利化が可能
  • ​指定商品・役務の区分の変更は手続補正書で補正
  • 新たな指定商品・指定役務の追加は、減縮にならないものを除き、不可能
実務のコツ
  • 商標を変更する補正は原則できないと考えてよい
  • 指定商品・役務の追加補正は、当初の範囲を減縮する場合のみ可能
  • 願書を補正する必要がある場合、事前に審査官に確認することが有効

商標登録出願では、拒絶理由が通知されずに、一発で登録査定になる案件も多いよ。そのためには、出願前に先行商標調査を徹底的に行うこと!

登録査定及び商標権の発生

拒絶理由が発見されなければ、晴れて登録査定です。
登録査定後は、登録料(10年分の登録料)を納付することで、商標権が法的に発生します(特許庁の原簿に商標権が登録されます)。
※前半5年分の登録料を分割納付する分納制度もあります

これまでの努力が報われる瞬間!
しかし、これでようやくスタートライン。
あとは商標をビジネスを活かして自社商品のブランド化をしていきましょう♪

 知っておきたい情報

商標登録出願では、登録料は10年分を一括納付することが一般的です。
しかし、事業を立ち上げたばかりで10年後どうなっているかわからない場合、前半5年分の登録料を納付することも可能です。後半5年分については5年後の期限直前に検討すればよし。ただし、登録料が割高になる点に注意!

実務のコツ
  • 登録査定の通知日から30日以内に特許庁に登録料(10年分または前半5年分)を納付しなければならないため、登録査定の通知日から30日という期限を管理する
  • 仮に登録査定の通知日から30日を経過しても、特許庁の運用により所定の期間だけ納付を待ってくれる(ただし、甘い期待は捨てること)

晴れて商標が登録になれば、自社の商品などに商標を付したり、ホームページに商標と登録番号を明記して、積極的に自社商品のブランディングをしていく!

商標権の管理

商標権の存続期間は、商標登録出願の出願日から10年です。
第10年以後は更新が必要になるため、更新期限について自社で管理しなければなりません。
ただし、前半5年分を分納している場合には、後半5年分の登録料納付の期限管理が必要になります。

商標権は商いの顔であり、その管理はとても重要な仕事です。
他社から似たような商標が出願されているかを定期的にチェックして、出願されていたなら特許庁に対して情報提供などを行う必要があります。

実務のコツ
  • 特許庁の自動納付制度は利用できません
  • 更新期限を管理する(更新を忘れると他社に商標がとられることもあり)
  • 登録料を分納する場合には登録料納付期限の管理も必要

商標権を更新しない場合には、10年だけで商標権が消滅します。
分納制度を利用して前半5年分の登録料を納付している場合には、後半5年分の登録料の納付期限に注意する。
商標権の管理は、責任の重い仕事です!

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商標登録出願するためには…

正式な商標登録出願するためには、原則として、願書が必要です。

願書1枚だけなので、一見すると楽勝だと思いませんか?

ただし、後からコワイこともあるので、注意です。

願書

願書には、出願人の住所や名称の他に、「商標登録を受けようとする商標」と「指定商品又は指定役務、及び商品又は役務の区分」を記載しなければなりません。

現在の実務は、一つの商標と、複数の指定商品又は指定役務を記載することができます。

商標は、ひとつ商品や役務は、複数です(1商標・多区分制)。

商標

商標は、文字、図形、記号、これらの組合せ、これらと色彩との結合、立体的形状などです。

会社名、商店名、商品名などのネーミング、会社のロゴなど、マークと呼ばれるものは、含まれます。

また、商標は、標準文字で登録を受けることもできます。

標準文字とは、文字自体に特殊なデザインを施さず、普通にあらわしたものです。

一例をあげると、「わいわいでんちゃん物語(仮称)」と明朝体で記載すれば、その文字が商標として登録されます。

注意!

標準文字は、その言葉の意味自体に商標権が認められるものではありません。

例えば、同じ称呼の文字を並べても、特殊なデザイン態様で表現されているマークは、別途、商標登録の対象になります。

この場合、標準文字の商標権の効力は、同じ称呼が生じる特殊なデザイン態様の文字には、及びません

しかし、現在の実務では、標準文字で登録されると、称呼(呼び方)が同じデザイン商標は拒絶されることが多いのです。

この場合、知財の鉄人である私は、同じ称呼として拒絶された場合、デザインなどの外観が相違する旨や、観念(意味内容)が相違する旨を反論して、なんとか登録を目指します。過去の似ている判例や審査結果・審決例を持ち出し、その論理をあてはめながら主張するのが効果的です。

これは知財の鉄人である私だからできることですし、また常に勝訴することは困難です。

通常であれば、外観が非類似でも、称呼が同じであれば、拒絶査定をもらいますよ。

それだけ、商標の称呼とは、重要な判断要素になっています。

指定商品等

指定商品や指定役務(いわゆるサービス名)は、複数記載することが可能ですが、近い将来、商標を使用する意思のあるものに限られます。

この使用意思は、登録の要件とされていますが、出願時や登録時に判断されません(というか判断できません)。

しかし、このような使用意思もなく、使用しない商品についての商標登録は、後の不使用取消審判で取消の対象というペナルティが課されます。

知財の鉄人・西村からのお願い

使用する意思のない商品や役務についても、登録を受ける欲深い方がいます。

使用意思のない商品や役務については、登録を受けるべきではありません

このような商標権は、使用により蓄積された信用を保護する商標法の目的に反しますし、何よりも他人の商標選択の余地を狭める結果になるからです。


例えば、他人が使用する予定の商品について商標をとりたい場合、重複する商品を含んだあなたの商標がすでに登録されていると、

その人は、商標登録を受けることができなくなってしまいます。

このような場合には、他人と交渉してその商品に係る商標権を譲渡してもらう必要があります。


しかし、これでは手続き的に煩雑になり、商標権取得が円滑に進まない結果になり、迷惑の種になりますよね。

あくまでも、自分が使用する意思のある商品や役務についてのみ、商標権を取得するように心がけてくださいね

知財の鉄人・西村の一口メモ

商標出願する前に、自己の商標と同一または類似する商標が他人から出願されているか否かを確認するための先行商標サーチしてくださいね。

特許庁のホームページで簡単にできます。

ただし、特許庁のデータベースは、約2カ月くらいタイムラグがあり、最新の出願内容まではカバーされていません。

しかし、先行商標サーチをするかしないかにより、登録の可能性が大きく異なってきますので、事前のサーチは必要です。

商標出願は、一度、ご自身でチャレンジしてみるのも良い経験。

コツさえつかめば、出願はそんなに難しくありませんよ(拒絶の対応は難しいですが)。

商標について、知財の鉄人・西村に聞きたいことがございましたら、いつでもご連絡くださいませ。

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