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生産技術・産業機械の特許案件を専門に取り扱い、

中小製造業の工場に出張して行う発明の発掘支援が当所の強み。
知財の視点から問題解決までの道筋をわかり易く説明します。
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特許だけでなく、企業の事業活動に必要となる実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法の案件を含め、先行調査、出願権利化、侵害鑑定、警告・係争事件、ライセンス契約書など知財法務に広く対応しております。

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弁理士 西 村 知 浩
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権利侵害の警告書が来たら…

自社製品を売っていたら、他人から警告書がきた!

ガーン!弱ったな…

ある日、自社製品を販売していると、
他社から弁護士を介して一通の内容証明が…


その内容証明には、以下のような、冷徹な警告が記載されていました。

「貴社が販売されている製品(○○製品番号)は、弊社の特許権侵害(特許○○○○○号)になります。直ちに、貴社製品の製造販売を中止し、損害賠償を支払って頂きたい」

こういった冷たい文書が突然舞い込んだという事例は、結構あるんです。

インターネットで製品を販売されている方は、心当たりがあると思います。


もし、相手に特許権があり、自社製品が相手の特許発明の技術的範囲に属しているならば、形式的に、相手の特許権を侵害していることになります。


本当に、特許発明の技術的範囲に属しているならば!?


この場合、一番、やってはいけないことがあります。


それは、

このまま放置していてはダメだということだ!!

よくあるオレオレ詐欺、振込み詐欺と同じに考えてはダメだということです。

これは、決して詐欺ではありませんよ(念のため)。

放置していると、裁判沙汰になり得るシグナルだと考えてください。

是非、この時点で、あなたの顧問弁護士や顧問弁理士に相談することをおススメします。

しかし、警告書をもらったからといって、全てあなたが悪いというわけではありません。

例えば、あなたに正当な権限が存在する場合、相手の特許が有効と考えられない場合など、こちらの防御手段はたくさんあります。

このため、警告書に怯え、事を丸くおさめるために、全てを相手の言うとおりに従う必要は、全くありません。

不幸にして、このようなケースに出会えば、勇気を出して、必ず、顧問弁護士か、顧問弁理士に相談するようにしてください。

顧問弁護士や顧問弁理士が、貴社にとって最善の対策を講じてくれるはずです。


そして、もうひとつ重要なことがあります。
貴社が苦労して開発された技術については、

必ず、貴社でも権利取得を検討するべきです。

特許出願は、必ずしも弁理士にお願いする必要はなく、貴社で作成して出願することができれば、コストがおさえられます。

ただし、特許出願するに当たっては、権利化する範囲、権利のとり方、後の特許庁対応、期限管理などの専門知識や複雑な対応が要求されますので、弁理士を代理人として特許出願することが得策です。


また、特許だけではなく、意匠、商標においても同じことが言えます。

是非、貴社の守護神として権利化を検討してください。

知財の鉄人・西村の一口メモ

上の説明で、『特許発明の技術的範囲に属する』という言葉が出てきましたね。

これがとりわけ重要なポイントですよ。

あなたの製品と同じような製品の特許権が存在する場合でも、特許のポイントがズレているということもよくあります。

これを確認するためには、特許請求の範囲を確認してください。

変な文章で書かれてますが、その文言をひとつひと考えてみてください。

あなたの製品にすべて当てはまりますか?

ひとつでも該当しなければ、基本的にセーフです。

この判断は、難しいかもしれませんが、よく検討しなければなりません。

知財の鉄人・西村のワンポイントアドバイス

不幸にて、あなたに警告書が届いたら、先ずは、弁理士に相談してみてください

特許請求の範囲の検討については、どうしても特許専門的な知識が必要になります。


また、たとえ、特許発明の技術的範囲に属しているという悲しい結果になった場合でも、侵害を回避するために、いろいろな法的要件を検討しなければなりません。

すべての法的要件を満たしているときに、はじめて侵害が成立しますので、前向きに頑張りましょう。

弁理士に依頼する鑑定書は、これらの法的要件をすべて検討したものです。

弁理士の鑑定書があれば、あなたの適切な対応策が見えてくるはずです。


あなたの事業をたたもうと考える必要もありませんよ。

現在の特許実務をみていると、大きな権利が成立しているものはごくわずかです。

みなさん大きな発明をしても、小さな権利で満足されているようですよ。

突然もらった警告書の対応について知財の鉄人・西村に聞きたいことがございましたら、いつでもご連絡ください。

ワクワク系で乗り越えましよう。

世の中、デタラメな警告書で溢れている

自分の知的財産権を侵害していると考える者に対して警告書を送る場合、侵害の立証は権利者に課せられています。このため、警告書には、なぜ侵害行為になるのかについて十分な説明がされていなければなりません。通常は弁理士の侵害鑑定書が同封されているはずですが、侵害鑑定がなく、単に侵害しているという(警告書の妄想が)記載されているだけの警告書は、ゴミ同然です。
もし、警告書の内容によってあなたの営業が影響をうけているのなら、警告者に対し営業妨害として訴追することも考えてみましょう!
あなたの取引先にも同じ警告書が送られているとしたら、警告者に対して不正競争防止法違反を争うことができます。

警告書はハッタリが80%以上と考えろ!

権利者の内心はドキドキもの・・・

正論をまくし立てているように見える警告書。
その厳つい警告書を内容証明で送る人の心理は、どうなっているのでしょうか・・・

実は、ほとんどの人は本当に訴訟になったらどうしようと思い、ドキドキしながら送っているのです

知財に関する訴訟は、判決が出るまで、年単位の時間を要します。日本の裁判所の審理がとてもゆっくりしているからです。昔と比較すれば、これでも審理は速くなりましたが、それでも1年以上の期間は余裕でかかります。

権利者が訴訟であなたを訴えた場合、裁判費用(訴訟印紙代)、代理人弁護士の報酬を自前で用意しなければなりません。たとえ訴訟で勝っても、あなたに対して、弁護士の報酬を請求することはできないのです。

訴訟を提起した場合、いったいどれくらいの費用が発生すると思いますか?

知財に関する訴訟を1年間継続した場合に発生する費用は、少なくとも500万円、特許訴訟の場合では1000万円以上のお金が飛んでいくことがあります。また、裁判所の出廷日には仕事を休み、出頭する必要もあります。もし、警告書を送ってきた人が、個人事業主や小規模企業の経営者なら、そんな大金をかけて訴訟をやると思いますか?

訴訟中はあなたに対して精神的苦痛を与えますが、それでも訴える側からすれば費用対効果は、ほとんどありませんむしろ金銭的に赤字になることが多いのです

仮にあなたが権利者から知財の訴訟で訴えられた場合、あなたが敗訴する確率(権利者が勝訴する確率)はとても低いといってもよい。それほど、知財の訴訟では権利者側に不利な訴訟構造になっています。理由は、権利者側が主張・立証すべき要件事実がとても多く、すべての要件事実で立証が成功しない限り、権利者側の主張は認められないのです。あなたが一つでも否認して、権利者側があなたの否認事由を覆すことができないのなら、権利者側は敗訴ですあなたに負けはありません

それでは、なぜ、権利者側はそのようなリスクを冒してまで、あなたに警告書を送り付けるのか?

それは、あなたが内容証明で送られた警告書にビビってしまい、あなたが自分の事業を自分から停止してくれることを期待しているからなのです。あなたの事業が権利者の事業と競合する場合、あなたの事業は権利者にとって邪魔になります。この世から抹消したいわけですよ。それで、権利者はあなたに警告書を送り付け、あなたが訴訟に巻き込まれることを恐れて、慌てて事業を停止することにかけているのです

ただ、権利者側が資本力のある大きな法人などの場合、本当に訴訟に突入することも十分あり得ます。資本力があれば、訴訟費用なんか払えますから。それに大きな法人なら、複数の弁理士や弁護士に依頼したり、内部に社員として専門家が在籍したりしていますから。

あなたは警告書を受け取ったなら、相手がどのような意図で警告書を送ってきたのかを先読みしなければなりません。しかし、そのような先読みは訴訟を経験したことがない人にとって到底不可能なわけであるから、我々、知財のプロである弁理士に任せて欲しいのです。

警告書を受け取っても、ビビることはありません
ご安心ください。

それでは、警告書にどのように回答すれば良いの?

時間をかせぐのが重要!

権利者から郵送されてきた警告書には、「14日以内に回答を下さい。」と記載されている。14日なんてすぐに経過するので、今から弁理士を探して見つけ出せるかどうかわからない。さぁ、困った困った・・・

必ず、このような流れになります。

具体的な回答をする前に、
「先ずは社内でご指摘の事項を検討しますので、少しお時間ください。」
という受領届のような意味の回答を期限ギリギリに返信します。
返信手段は普通郵便で構いません。もちろん内容証明や書留の方が好ましいですが。

次に、警告者の権利が今も存在しているか否か、警告書にあなたの製品・商品や事業活動がどうして権利侵害になるのかについての理由(侵害理由)が記載されているか否かを確認します。なぜなら、警告者の権利が何らかの事情で既に消滅している可能性もありますし、あなたの製品・商品や事業活動が権利侵害に該当するか否かについては、権利行使する権利者側(警告してきた方)が立証しなければならないからです。権利者側に立証責任があるのですから、あなたが侵害していないことを立証する必要はありません

警告書に侵害理由の記載がない場合

警告書に権利侵害になるべき理由が記載されていないケースがほとんどです。
このような場合は、警告者に対して、「どうして権利侵害になるのか、貴殿又は弁理士(弁護士)の見解を示してください。」という質問書を送ります。警告者(権利者)側に立証責任があることから、このような回答に対して、警告者側が真摯に対応しなければなりません。その間、あなたは弁理士や弁護士を探したり、打ち合わせをして、知財の専門家の見解を入手しておく必要があります。知財の専門家の見解は、打ち合わせ時に口頭で鑑定してもらうほか、その詳細を鑑定書として作成してもらいます。

あなたからの質問書で警告者側から何も連絡がなければ、もはや警告者側が警告を断念したものと解釈できます。それなら、これで終わりです。私のこれまでの実務ケースでは約半分くらいがこれで警告が止まります。

仮に警告者(権利者)側が侵害鑑定をしてきた場合には、あなたは「弊社でも代理人弁護士や弁理士を選任するため、少しお時間をください。」と返答しておきます。そして、あなたは、頼れる弁理士や弁護士を探し、以下の対応を行います。
 

警告書に侵害理由の記載がある場合又は弁理士の鑑定書がある場合

警告書に侵害理由が記載されている場合や警告者の代理人弁理士(弁護士)の鑑定書が同封されている場合には、その内容が本当に正しいのかを判別する必要があります。
この場合には、警告者に対して、「貴社からの侵害理由や鑑定内容について、弊社でも侵害理由を精査する必要があるため、お時間を頂きたい」という旨の回答書を返送しておきます。時間としては、あなたが今から弁理士を探して鑑定依頼を行い、当該鑑定が仕上がるまでの時間、大体2か月くらいがベターです。
この時間、あなたは精神的な負担が増しますが、信頼できる弁理士や弁護士を探し当てることができるか否かが今後のあなたの運命を決定することになります

ここで、一般論として、特許権侵害の場合、あなたの製品・商品が特許公報の特許請求の範囲に属しているか否かについて議論され、この属否によって特許権侵害か非侵害にわかれます。しかしながら、特許請求の範囲には多くの構成が記載されているため、あなたが模倣していないのであれば、あなたの製品・商品が特許請求の範囲の全ての構成を充足することは極めて稀なはず実際の訴訟でも、非侵害になるケースが圧倒的に多いぞ

次に、意匠権侵害の場合、これは特許権侵害よりも、権利侵害が成立する確率が低い。なぜなら、意匠権の効力は、同一又は類似の意匠に及びますが意匠の類似の幅がとても狭く、意匠が非類似と判断される確率が圧倒的に多いのが事実それほど、怖がることもないぞ

さらに、商標権侵害の場合これは侵害と認定されるケースもかなり多いので注意すべき。なぜなら、商標権の効力も意匠と同様に、同一又は類似範囲に及ぶのであるが、商標は文字商標であったり、ロゴであったりして、読み方(称呼)と見た目(外観)が類似していることもよくあるから

 

あなたが、知財の権利を侵害としているとして警告書を貰っても、、、

  1. そもそも警告者の権利が存在しているか
  2. 警告書に侵害理由が記載されているか
  3. 弁理士や弁護士の鑑定書が同封されているか

​これらの一つでも欠けていれば、警告者に説明を求めてみよう!
その間に、あなたは信頼できる弁理士や弁護士を見つけ、鑑定や警告書の対応を依頼してみよう。。。

権利侵害の警告を受けた後にやるべきこと

先ずは焦らず、冷静になる!

特許権者は、権利侵害があったと判断すると、通常、いきなり訴訟を提起してきません。先ずは、侵害していると思われる者に対して警告書を発します。しかし、この警告書は特許権者の感情的かつ主観的な判断に基づく場合が多く、ときに誤用または濫用されることも少なくありません。特にあなたが商売敵となるなら、あなたの事業を邪魔しようとして警告書を乱発する悪徳権利者も存在します。

したがって、警告書を受領した場合は、焦らず冷静になり、その正当性を調査・検討して、然るべき措置をとります。以下、その対応策を説明します。

特許権存在の確認

特許庁の特許登録原簿により、現在も特許権が有効に存在するのか、正当な権利者からの警告であるかを確認します。

特許発明の技術的範囲の検討

特許庁の電子図書館から特許公報を入手し、特許請求の範囲の記載を中心に特許発明の技術的範囲がどこまで及ぶかを検討します。特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められますが、特許請求の範囲を正確に解釈するためには、明細書(実施形態)の記載や出願時の技術水準を把握し、出願前の公知文献などを調査することが必要です。

特許発明の技術的範囲の解釈は弁理士に依頼しましょう!

特許発明の技術的範囲の解釈については、とても難解かつ専門的であり、特許権侵害訴訟の経験のある弁理士に侵害鑑定を依頼することをおススメします。

侵害鑑定後の対応策

弁理士による侵害鑑定の後は、以下の対応策をとります。特許発明の技術的範囲に属する場合と属さない場合に分けて説明します。

特許発明の技術的範囲に属すると判断された場合
  1. 直ちに実施行為を中止し、刑事罰となる故意責任を免れるようにする。
  2. 実施許諾又は権利譲渡を受け、正当に実施できるようにする。
  3. 特許権に無効理由を発見したときは、特許無効審判を請求する。特許無効の審決が確定すれば、特許権ははじめから存在しなかったものとみなされるため、特許権者の警告はその根拠を失うことになります。
  4. 先使用などによる実施権があるか否か、特許権の効力が及ばない範囲の実施に該当するか否かなどを調査する。
特許発明の技術的範囲に属しないと判断された場合
  1. 侵害の事実がない旨を回答し、将来の訴訟に備えて弁理士の鑑定書、無効資料や正当理由資料などの証拠を準備する。
  2. 相手側から仮処分の申請があれば、裁判所に上申書を提出し、こちらの意見主張の機会を与えて欲しい旨の申し出を行う。
  3. 差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟を提起する。
  4. 民法上の権利濫用、不正競争防止法違反などを主張する。

警告を受けた後の対応の流れ

警告を受けた後は、以下のようなステップを経て対応していきます。

権利の確認

特許登録原簿により、特許権が有効に存在するのか、正当な権利者からの警告なのかを確認します。

権利が確認できない場合

権利が確認できない場合には、特許権が有効に存在しない旨、正当な権利者からの警告でない旨を回答書で回答します。当該回答書は普通郵便で郵送すれば十分です。

侵害の有無の検討

実施行為が特許発明の技術的範囲に属するか否かの侵害鑑定を弁理士に依頼して、侵害の有無を確認します。このタイミングで無効資料の調査も弁理士に依頼することが望ましいです。

侵害に該当しないと考える場合

侵害に該当しないと考える場合には、その旨を回答書で回答します。

審査・審判記録の入手と防衛手段の検討

  • 特許権が特許に至るまでの審査(審判)過程の記録を入手し、禁反言の適用の余地を探ります。
  • 手続補正書で特許請求の範囲を限定し、または意見書で限定するような主張を行い、引用発明を回避して特許に至っている場合には、その解釈で特許発明の技術的範囲が限定される余地があるかを検討します。
  • 無効資料の調査を徹底し、無効審判請求の準備に着手します。
  • 先使用の事実を示す証拠を探し、先使用権の抗弁の準備を行います

​これらの検討は、ステップ2の侵害の有無の検討と同時に行う場合もあります。

ライセンス契約の交渉

残念ながら権利侵害を免れないと判断せざるを得ない場合には、特許権者に対して実施許諾や権利譲渡の交渉を行います。ライセンス料や譲渡価格について法外な請求額を要求される場合があることから、弁理士や弁護士と同席のもとで、交渉します。

無効審判の請求、不存在確認訴訟の提起

特許権に無効理由がある場合には無効審判を請求します。また、特許発明の技術的範囲に属しないと考える場合や先使用などの実施権があると考える場合には、先手必勝として、差止請求権・損害賠償請求権の不存在確認訴訟を提起します。この際、相手方の住所が地理的に離れた場所にある場合、自分の住所を管轄する裁判所を裁判管轄権とする訴訟手続が可能になります。弁論準備期日の度に裁判所に出頭することを考えると、コスト削減の観点から助かります。

知財の鉄人からの一言

警告書が来たくらいでビビるなよ!

知財の鉄人の信条

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