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生産技術・産業機械・医療機器を扱う中小製造業方へ
当所は
安心して丸投げできる、出張相談タイプの特許事務所です。
生産技術産業機械・医療機器知的財産権を専門に取り扱い、

中小製造業の工場に出張して行う発明の発掘支援が当所の強み。
あなたの知的財産に関するお困り事を解決します。
まずは、当所の知財相談をお申込みください!


【対応法域】
特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法
【対応業務】
知財相談・知財コンサル・知財発掘・知財戦略立案・先行調査・出願手続・審判事件・侵害鑑定・警告対応・知財訴訟・無効調査・ライセンス契約

 知財戦略の成功請負人
弁理士 西 村 知 浩
受付時間:月〜金 9:00~18:00
最寄駅:新宿三丁目駅新宿御苑前駅
定休日:不定休

業務依頼の当日着手・即納品をお約束!
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商標出願の拒絶理由通知対応サービス

商標出願の拒絶理由通知の対応や拒絶査定などの審判を当所で受任し、登録査定・登録審決を目指します。商標案件は、特許と異なり、主観によって判断される割合が高い性質があります。特許庁の審査基準だけでなく、最高裁の判決等を考慮して、法規範に基づく意見を主張する必要があります。当事務所では、これまでの経験と実績に加え、日頃の商標事例の研究活動の成果により、登録査定率を高めるための最善のサービスを提供しております。

自社出願や特許事務所の乗り換えによる中途受任大歓迎!!

当事務所は中間処理に絶対の自信あり!

厳しい拒絶理由通知でも登録査定にします

商標の実務は、特許と異なり、独特です。商標実務では、特許のような確たる技術的根拠がない状態で、特許庁の審査官・審判官と議論しなければなりません。
その議論の根拠となるのが、特許庁の審査基準であり、最高裁判決を主とした裁判例になります。
これらを研究し尽くし、登録査定になるように最善を尽くします。

商標出願の拒絶理由通知対応サービスのプロセス

商標出願の拒絶理由通知対応のご依頼から、特許庁に手続補正書・意見書を提出するまでの流れをご説明いたします。

弁理士相談・拒絶理由通知検討

先ずは、本願の内容と拒絶理由通知の内容を検討します。

お客様に持参して頂くもの
  • 商標登録出願の願書と拒絶理由通知
  • 引用文献(当所で取り寄せることも可能)

平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。

御見積の提示

拒絶対応の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。

契約書の締結

ご依頼の意思決定がされましたら、拒絶対応の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。

お客様に持参して頂くもの

契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。

  • ご印鑑

拒絶対応のSTEP2は、STEP1と同時に行います。
お見積の内容を検討するというお客様は、別日に契約することも可能です。その場合には、メール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。

手続補正書・意見書作成に要する時間

契約が成立すれば、すぐに着手します。手続補正書・意見書の作成納期は1週間程度です。特許庁の応答期限までに時間がないという場合でも、早急に対応しますので、お気軽にご相談ください。

手続補正書・意見書の作成

ご依頼日から1週間程度で手続補正書・意見書の作成が完了します。
手続補正書・意見書の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、手続補正書・意見書の内容をチェックして頂きます。

手続補正書・意見書の特許庁提出

変更希望があれば適宜修正して、特許庁に手続補正書・意見書を提出します。

手続補正書・意見書等の資料の納品は郵送

お客様の住所に手続補正書・意見書等の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。

弁理士報酬等のお振込み時期

手続補正書・意見書等の資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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商標の拒絶対応は商標審査基準と裁判例が生命線

商標出願の拒絶理由通知対応とは

知財高裁の会議室

商標登録出願では、出願後に、法律上の拒絶理由に該当すると特許庁の審査官が認めた場合、特許庁から拒絶理由通知が発送されます。

商標出願では、出願前に先行商標調査を行うため、特許出願の拒絶理由通知をもらう場合よりも頻度がずっと低いです。数字にすると、拒絶理由通知をもらう確率は20%以下です。

商標出願の拒絶理由通知に対しては、出願人は反論する機会が与えられます。現時点で、商標登録出願では40日になっています。

商標出願の拒絶理由で比較的多いのが、以下の理由です。

  • 記述的商標に該当すること(商標法第3条1項3号違反)
  • 他人の周知商標と類似すること(商標法第4条1項10号違反)
  • 先願である他人の登録商標と類似すること(商標法第4条1項11号違反)
  • 他人の商品等と出所混同のおそれがあること(商標法第4条1項15号違反)
  • 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあること(商標法第4条1項16号違反)

商標出願の拒絶理由通知の場合、特許出願のように技術的な相違点を主張することはできません。この意味で、商標出願の審査は、特許出願のような論理的なものではなく、ある程度、審査官の主観で判断されてしまいます。審査官の主観とは、審査での調査と商標審査基準に基づいて判断されますが、商標や指定商品・指定役務の認定の方向が審査官特有の尺度になります。

このため、商標出願の拒絶理由通知に対応するためには、出願人による先行調査に加え、商標審査基準の内容や、最高裁判決などの裁判例の規範の知識が必要になります。本願商標を拒絶に導くための審査官による商標審査基準のあてはめを否定できるのは、裁判例に限られます。裁判例は、最高裁判例を中心として、知財高裁の判例を広く習得しておく必要があります。

商標出願の拒絶理由通知を打開できるのは、裁判例の知識と理解にあるといっても過言ではありません。

商標出願の拒絶対応では、意見書の出来がすべて

特許出願では、手続補正書で特許請求の範囲を補正し、引用発明との差異を明確化することが、拒絶理由解消の鍵になりました。

商標出願では、拒絶理由を解消するために手続補正書による補正が必要な事例もありますが、意見書の出来が命運を分けます。そして、商標出願の意見書は、何を、どのように主張するのか、がとても難しいのです。特許のように技術的根拠がない状態で、審査官の指摘に対して反論し、審査官に納得してもらって登録査定にしなければなりません。

特許、意匠、商標のなかで、商標の意見書が最も難しいです。

引用商標の使用状況を調査すること

商標出願が他人の引用商標との関係で拒絶されている場合には、当該引用商標がどの程度使用され、どのような信用が化体しているのかを認定するために、引用商標の使用状況を徹底的に調査します。

理由は、本願商標が形式的に引用商標と類似していても、需要者・取引者の層が異なり、出所混同や誤認混同が明らかに生じないような場合には、引用商標との類似性が否定され、本願が登録査定になることがあるからです。

特許庁の審査は、実際の使用状況までも調査して審査しているわけではありません。具体的には本願商標と同一又は類似の商標が先行して登録されているか否かや、インターネットで簡単な検索を行い、引用商標の使用状況や浸透度をみている程度のものです。

引用商標に信用が化体しているか否か不明な状態でも、本願が拒絶されたりしますので、拒絶理由通知の内容を鵜呑みにせず、引用商標の調査も自ら行い、引用商標の信用度の程度を確認することが必要です。

意見書でどのような反論をするか!

審決例・裁判例を調査すること

次に、本願の拒絶理由に相当する事件に関し、審決例や裁判例を調査します。

これらの調査の仕方にはコツがいるものですが、弁理士に依頼しない場合、例えば、商標の類否に関する書籍を購入して情報を得ることも選択肢のひとつです。

商標類否の書籍には、拒絶理由ごとの審決例や裁判例が整理されているため、書籍から本願商標に類似する事例を見つけ出し、反論を模倣することで、意見書での主張の糸口が見つかります。

審決例や裁判例を通して、商標の類似の認定に対する反論の仕方を徹底的に学びます。

そして、本願商標と引用商標との関係が最も近そうな審決例・裁判例の規範を引用し、実際に本願商標にあてはめて意見書を作成していきます。

商標出願の拒絶理由通知の対策では、以下の調査が重要です。

  1. 引用商標の使用状況の調査
  2. 審決例・裁判例の調査

商標出願の拒絶理由通知対応のステップ

商標出願の拒絶理由通知対応の流れをご説明いたします。

拒絶理由の把握

出願してから半年~1年くらいで、登録査定の案件を除き、特許庁から拒絶理由通知が発送されてきます。このとき、慌てることなく、拒絶理由通知の内容をよく読みます。

  • 拒絶理由は何か?商標法3条違反か、4条違反なのか、6条違反なのか?
  • 引用商標が引用されているのか?
  • 引用商標の権利者、出願日及び権利存続期間満了日はいつか?
  • 拒絶理由通知では引用商標の内容を正確に認定しているか?

拒絶理由については、商標法3条違反なら識別力欠如、4条違反なら他人の登録商標と類似、6条違反なら指定商品又は指定役務の記載が不適切、になります。このうち、商標法6条違反なら、手続補正書において指定商品又は指定役務の記載の不備を訂正することにより登録査定になります。商標法3条違反の識別力欠如と4条違反の他人の登録商標と類似するなら、補正書ではなく、意見書で反論することを考えます。

そのまえに、引用商標が引用されている場合、特許庁のJ-PlatPatで引用商標の登録番号を入力して該当する引用商標をダウンロードします。そして、引用商標の願書の内容、指定商品又は指定役務、出願日、存続期間満了日を確認します。

さらに、審査官が拒絶理由通知で認定している引用商標の内容と、実際の引用商標の内容が一致しているか否かを確認します。

拒絶理由通知を読んで意味不明な個所については、特許庁に電話して審査官に直接確認することができます。担当審査官の内線番号は、拒絶理由通知の最後に明記されています。

拒絶対応の方向性の決定

拒絶理由の把握が終われば、対応の方向性を決めます。

拒絶理由と対応実務では、以下のような関係があります。

  1. 商標法6条違反の場合
    手続補正書の提出(区分が増加すれば出願印紙代の納付)⇒登録査定
     
  2. 商標法3条違反の場合
    意見書(適宜、手続補正書)の提出⇒拒絶査定or登録査定
     
  3. 商標法4条違反の場合
    意見書(適宜、手続補正書)の提出⇒拒絶査定or登録査定


拒絶理由が厳しく感じても、意見書か手続補正書を作成して提出することをおススメします。ここで、商標出願は自社で行っていても、拒絶対応は特許事務所に依頼することもできますので、専門家である弁理士の力を借りましょう。

自身で調査して、特許事務所の弁理士にアドバイスをもらい、拒絶対応の方向性を決定することが得策だと考えます。

拒絶対応しても権利化が不可能と考えられる場合には、そのまま放置(何もしない)で結構です。弁理士によっても意見がわかれますので、複数の弁理士に連絡をとり、セカンドオピニオンをとっておくと安心です。

審決例及び裁判例の精査と引用商標の調査

拒絶対応として意見書で審査官の意見に対して反論する必要があれば、過去にどのような審決例や裁判例が出ているのかを調査します。知財高裁のウェブサイトで裁判例を調査できます。同じ拒絶理由が争点になっている事例で、本願商標と類似するような審決例や裁判例を探してください。

拒審決例や裁判例の調査が厳しいようなら、躊躇なく、特許事務所の弁理士に頼りましょう。また、紀伊国屋書店などの大型書店に出向き、商標の審査基準の解説や裁判例が豊富に掲載されている書籍を購入して、自身で研究します。

これは弁理士としての経験からですが、意見書を提出するための指定期限が40日以内であり、かつ意見書の出来によって登録査定になったり拒絶査定になったりすることから、弁理士に依頼することをおススメします。餅は餅屋です。弁理士手数料が発生しますが、事業に必要な投資と考えることができなれれば、経営者として失格です。

審決例や裁判例の他に、特許庁の商標審査基準や商標審査便覧も参考になります。これらは法令ではなく、特許庁の内部基準であり、法的拘束力はありませんが、これに沿って審査が行われていることから、意見書作成にあたり重要な資料になります。商標審査基準や商標審査便覧は、特許庁のホームページで公表されています。

その他、引用商標の使用状況もホームページで検索して確認します。引用商標が日本全国で広く使用され、ユーザーが多いのであれば、周知・著名商標と認定されます。この場合、周知・著名な引用商標と本願商標との類否関係が厳しく審査されることになり、本願商標の登録の可能性は低くなります。

意見書におけるロジックの組立

参考にする審決例及び裁判例、引用商標の調査が完了した時点で、意見書に書くべき反論の骨子は決まっていると思います。この段階では、すぐに意見書で反対意見を論述していくのではなく、意見書の構成を組み立てる必要があります。意見書に文章を作成していく前に、どのような順序で、どんな意見を展開していくのか、という方向性を決めます。そうしないと、説得力のない意見書が出来てしまいます。

意見書での展開の順序は、審査官にとって理解しやすく論理的であることが大前提です。例えば、意見書で主張した内容と相反する事柄を主張していくことは禁反言の原則によって認められません。また、そのような論理的でない意見書は、審査官に響きません。このように、さまざまな事態を想定しながら、拒絶理由を解消するための意見を考え抜きます。

本願商標と引用商標の構成だけではなく、指定商品又は指定役務に係る分野・業界の取引事情をうまく交えていくことができるか否かがポイントです。取引の実情に関する主張を行うためには、引用商標の調査で得た結果をうまく活用します。引用商標の需要者・消費者は引用商標と指定商品・役務についてどのように認識しているのかのヒントが引用商標の調査によって判明するからです。

さらには、商標法を十分に理解し、法の趣旨から、審査官に強く訴求する論述を練り上げます。

意見書(及び手続補正書)の作成

意見書の内容の組み立てが完成すれば、いよいよ文章を作成していきます。

意見書での文章の分量が多ければ良いと考える人もいますが、むしろ逆で、短く論理的である意見書が理想です。余計な部分を削り、主張すべきポイントを浮き彫りにした論述で説得力を高めていきます。

時には審決例や裁判例の規範を借りて説明していくことが有効です。特許庁の審査は、いわゆるお役所的であり、前例主義です。審決例や裁判例という前例があれば、それらの表現を借用することで、登録査定への可能性が高まります。審決例や裁判例には著作権が働かないので、どんどん引用していきましょう。その際、参考にした審判番号や訴訟の事件番号も忘れずに表記しておきます。

なお、意見書を完成させれば、何度も読み返し、誤記がないか、論理矛盾が生じていないか、感情的な意見がないか、論理が一貫しているかなど、チェックします。意見書は最後の書面ですから、時間をかけて何度も読み込み、練り上げましょう。

併せて、指定商品又は指定役務の記載の不備などがあれば、これらを是正するための手続補正書を作成します。

意見書(及び手続補正書)の提出

意見書の作成が完成すれば、最終ステップとして、特許庁に提出します。
手続補正書の提出の必要があれば、手続補正書も同時に提出します。

意見書の提出期限は、拒絶理由通知の発送日から40日以内です。提出期限ギリギリに特許庁に提出するのではなく、日程に余裕をもって提出すること。

意見書および手続補正書は、インターネットによるオンライン提出が理想ですが、組媒体で特許庁に郵送することもできます。発送日の日付を確定させるため、簡易書留(レターパックはNG)以上の郵便で特許庁に提出してください。

なお、紙媒体での郵送の場合、後日、特許庁の関連機関から、電子化手数料の納付書が発行されますので、その納付書によって電子化手数料を納付しなければなりません。

気になる結果ですが、意見書で論述した内容が認められれば登録査定になります。一方、意見書での内容をもってしても未だ審査官の心証が変わらなければ、拒絶査定になります。ドキドキしますね。

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