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特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法
【対応業務】
知財相談・知財コンサル・知財発掘・知財戦略立案・先行調査・出願手続・審判事件・侵害鑑定・警告対応・知財訴訟・無効調査・ライセンス契約

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弁理士 西 村 知 浩
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知的財産戦略を実践する

知的財産戦略を考える場合、商品企画の段階から研究開発、量産化、販売に至るまでの各ステージで知的財産権をどのように生み出し、どう権利化していくかの戦略を練る必要があります。

知的財産権創造のための戦略について

商品企画のステージ

市場ニーズと開発テーマ

このステージは、自社の事業戦略に基づいて商品開発のテーマを決定する重要なステージです。まず必要となるのは、市場ニーズを徹底して探ることです。技術シーズではなく、市場ニーズが出発点になることに注意してください。得意の技術だからといってその技術を見込んで商品を企画すると、市場ニーズがなく、市場から撤退する事例も多いです。市場ニーズを特定した後は、市場ニーズに対し、SWOT分析等を用いて自社の強みと弱みを分析します。そのうえで自社の事業戦略に合致した商品を自社技術でどのように作り上げ、他社商品と差別化したものにするのかの見極めを行い、研究開発のテーマを練ります。

他社の知財チェック

このステージでは、ターゲットにしようとしているテーマについての他社の開発動向、技術動向を特許調査によって正確に把握することが重要です。そのうえで自社技術と照らし合わせ、自社が取得できる知的財産権を検討していくことが必要になります。他社の技術開発および知的財産の先読みができれば、自社の事業戦略が有利になります。

自社の知財取得計画

このステージでは、自社商品が従来にはない斬新なものであれば、広くて強い基本特許を取得し、市場において自社の事業が優位になるようにします。もし自社の技術が従来技術の改良タイプのものであれば、他社の権利との差を明確に打ち出し、他社の権利の周囲を自社の特許権で固めるなどして他社の事業活動を牽制します。自社が先行しているのなら、「基本特許」を中心とした「応用特許」の取得で他社の参入を阻止する。他社が先行しているのなら、他社の基本特許の周囲に「自社の改良特許」を構築して他社の事業活動を制限することを目的とします。

研究開発及び試作のステージ

商品の具体化

このステージは、企画に基づき研究開発が進んでいくと、開発品としての特徴やそれを完成するための技術等が具体化していくステージです。開発品の製造技術については、できる限り低コストに抑えることが重要です。すべての製造技術を自社で用意する必要はなく、生産技術を得意とする他社を選定して、アライアンス契約や業務委託などの交渉をする場面が出てきます。

他社の知財チェック

このステージでは、先の商品企画のステージで行った他社の特許調査を見直すとともに具体化された技術ないし試作品について、さらに緻密な特許調査を行います。この段階では、試作品ないし技術の独自性の見極めと、他社の権利を侵害することになるか否かの見極めがとても重要になります。

自社の知財固め

このステージでは、自社の試作品ないしその技術が他社の特許にまったく関係しないものであれば、自社で権利化する作業を急ぐとともに、他社の参入を阻止するために周辺の技術についても権利化していくことが必要です。この段階では、コストがかかってても、弁理士に特許出願を依頼することが必須です。餅は餅屋に任せましょう。ただ、闇雲に出願するのではなく、自社の事業戦略と資本を考慮して、費用対効果を考えながら、最も効率の良い対策を練ることが必要になります。

他社の知財対応

自社の試作品ないしその技術が他社の特許権を侵害する、あるいは他社の特許を利用しないと開発品が完成できない場合、この段階で戦略を練り直さなければなりません。選択肢としては、他社の特許権を侵害しないように技術を変更したり、変更ができない場合には他社の特許を無効にできるか否かを検討します。特許を無効にするには証拠が必要になりますので、弁理士に依頼するべきです。他社の特許を無効にできそうな場合には、特許を保有している会社と無償実施の契約について交渉するか、特許庁に対して特許無効審判を請求します。また、自社が多くの特許を保有しているのなら、他社とクロスライセンス契約の交渉を行い、お互いに特許権侵害が成立しないように努めます。

開発の方向性確認

このステージでは、自社の開発の成果をいち早く権利化するとともに、他社からのリスクに対しては早期に手が打てるように、定期的に他社の特許との関係をチェックし、自社の開発の方向が間違った方向に進まないように、知的財産面からの検討が必要不可欠になります。

量産化のステージ

量産化技術の検討

研究開発、試作のステージで他社特許と抵触しない独自の試作品が完成されていれば、市場に出すべく量産化技術の検討に入ります。この段階では、量産化技術に関して、また別の新しい技術が出てくるため、その都度、知財戦略を練ります。他社の量産化技術を利用する場合には、権利侵害とならないように、知的財産権の取り扱いについて他社と交渉します。

他社の知財チェック

このステージでも、試作品およびその量産化技術に関して、緻密な特許調査を行います。他社の知財は出願後、1年6か月経過してから公開されるため、定期的に特許調査をしておく必要があります。特許調査を行わず、その結果、他社の有力な特許を見逃し、特許権侵害に至った事例もあり、注意が必要です。最後まで気を抜かず、他社の特許を確認していきます。また、商品の外観やデザインに関して、他社の意匠権侵害にならないかについても慎重に調査します。

自社知財の総固め

自社の権利の確立に際し最も重要なことは、量産化技術についての権利化と同時に、自社ノウハウを厳重な管理の下におき、部外者には絶対に開示しないということです。
また、商品のデザインが既に決定されているため、意匠の出願も必要です。この場合も、引き続き、他社の意匠調査を行い、自社のデザイン開発力との距離感を把握しておきます。
さらに、商品につけるネーミングやマークについても商品を市場に出す前に検討します。商品の名前については、市場にマッチしたわかりやすくユニークな商標を考えます。商標が決定されれば、早期に商標出願して権利化します。

知財のグローバル化戦略

これらの知的財産権に関し、商品の海外への市場展開を考え、外国での知的財産権の取得も検討していく必要があります。特に海外での模倣を排除するための武器は、知的財産権しかありません。このステージでは、知的財産権のグローバル化戦略を実行し、商品が流通する国々で知的財産権の保護が受けられるようにすることです。

フォローのステージ

成果技術の改良検討

上記の各ステージで知的財産権のガードを固め、商品の販売をした後も、商品の改良と知的財産戦略は続きます。ユーザーから商品に対してクレームや改善要求等があれば、それを開発部で検討し、必要に応じて商品を改良していきます。ユーザーの意見には多くの可能性が秘められているため、ユーザーの意見に向かい合い、商品の改良に真摯に取り組んでいくことが重要です。

自社知財の見直し

商品の改良と同時に、自社の知財についても見直します。商品の設計の変更によって、これまで取得した知財の権利範囲から外れている可能性があるからです。好ましくは、先の特許出願から1年6か月経過後に公開されるため、その間に改良技術について他社に先んじて出願していく必要があります。意匠や商標も当初のデザインやネーミングよりも好ましいものがあれば、早い段階で変更し、新しい権利を確保していきます。

フォローの継続

以上のサイクルを常に繰り返すことにより、知的財産権の創造戦略が充実し、事業力の強化につながる知的財産権が形成されていきます。このように、事業と開発と知財の三位一体戦略が事業の優位性を確保するための武器になります。

共同開発における戦略について

新商品を自社のみの技術力で完結することが常に良いとは限りません。開発コストなどの固定費を削減するために、他社とアライアンス契約を結び、共同で開発していく会社が増えてきました。そこで、共同開発について注意点を説明します。

秘密保持契約を締結する!

共同で開発を行うに際し、お互いの秘密情報を出しながら開発を進めていくことが一般的です。その場合、お互いに秘密保持契約(NDA)を結んでおかないと、自社のノウハウが相手側から外部に流出するリスクがあります。NDAは、今や事業を共同で行う場合に必須の契約になります。相手がNDAを拒否するのなら、その相手はビジネスパートナーとして相応しくありません。
秘密保持契約は共同開発を進める前に相手と締結することが常識ですが、単に自社の開発用部品を第三者である業者に生産発注する場合でも、その図面などに機密事項が含まれていることがあるため、業者と秘密保持契約を結びます。

共同開発契約を締結する!

相手と共同研究(委託や受託研究も含む)をすることになれば、共同開発契約を結ぶ必要があります。共同開発契約には、共同研究の目的を明確に記載し、互いの役割分担と費用分担、契約期間の条項も入れておきます。
ここで、共同開発を進めると、そこに必ず特許等の知的財産が生まれてきます。
このため、両社で生み出された知的財産の帰属を決めていかないとトラブルになります。同時に共同開発した事業を展開する場合、製造と販売など互いにテリトリーを明確にしておかないと、せっかくの共同開発の成果を相手側に全部実施されてしまうことにもなりかねません。
このことは、中小企業が大企業と共同開発する際に特に注意する必要があります。相手側である大企業が作成した契約書だからといって鵜呑みにせず、弁理士や弁護士の専門家に相談して契約書をチェックしてもらうことが重要です。
当事務所では、契約書の作成やチェックを行っていますので、ご相談ください。

自社の技術は自社で守る!

共同開発で生まれた成果は基本的に両社のものです。このため、共同開発から生まれた知的財産権は両社に帰属しますが、ここでも注意が必要です。
両社の権利はあくまでも共有であるため、たとえば他の会社に知的財産権のライセンスを付与する場合には、共有相手の了解が必要になります。
重要なことは、共同開発に入る前に自社技術だけで賄える範囲は自社単独で先に特許出願をしておき、自社のみの技術をしっかり守るという姿勢です。どうしても相手の力を借りなければならない場合のみ共同で開発し、そのときに生まれた知的財産は共同出願するという意識を持っておく必要があります。これは共同開発の場合において経営上極めて重要な留意点になります。

知的財産活用のための戦略について

知的財産創造戦略に基づいて得られた知的財産権を単に所有しておくだけではもったいないです。自社の事業戦略に応じた的確な活用戦略を練り、知的財産権を有効に活用していくことが重要です。

自社の知的財産権の見える化戦略

自社が取得した知的財産権を活用するためには、経営者をはじめ従業員一同が自社の知的財産権の内容を十分に把握し、いつでも活用できる体制を敷いておく必要があります。そのひとつの手段として、自社の知的財産権の出願時期と権利内容について時系列的にまとめた知財マップを作成しておきます。知財のマップは、技術分野ごとに自社の知的財産権の状況を一目で把握することができ、ライセンス契約時や他社の実施技術との関係性についても参考にすることができます。

知財を武器にした営業戦略

自社が獲得した知的財産権について自社の営業活動の中で積極的に活用できるかを検討します。商標権は商品・サービスの名前なので商品カタログや自社のウェブサイトで積極的に使用できます。特許権については、例えば出願した特許が未だ権利として成立していない段階でも「特許出願中」、「特願2021-〇〇〇〇」という表示を商品や宣伝に積極的に使用していきます。権利が成立している段階では「特許登録済み」や「特許番号」を表示します。当所のクライアントでは、商品を販売しているウェブサイトに、「特許番号」を表記することで模倣が無くなった事例を認めています。このような営業活動において積極的に知的財産権をアピールすることにより、商品の技術的・デザイン的な信頼性が増し、市場拡大に貢献できるようになります。

知財を武器にした市場独占戦略

知的財産権を取得する本来の目的は、市場における模倣を排除して営業活動を自社に有利に展開し、企業利益に貢献することにあります。決して知的財産権を取得することが目的ではありませんね。それを実現するための有効な戦略は、商品についての市場を独占することです。しかしながら、特許権で市場を独占することはなかなか難しいと実感します。なぜなら、有効な基本特許を取得し、その周囲に改良特許や応用特許、ビジネスモデル特許、用途特許などの特許を次々に取得していき、大きな特許網を形成していく必要があるからです。腕利きの弁理士と相応の予算が必要です。したがって、十分に市場収益が見込め、かつニッチな特定分野での独占を戦略的に考えていくことが得策です。

ライセンス戦略

販売力のある他社にライセンスを付与して市場を拡大し、ライセンス収入により収益を上げる戦略もあります。ライセンス戦略には、一定の期間だけライセンスを与える期限付きのライセンス戦略や、事業内容のなかで例えば製造・販売を分離して製造の身のライセンスを付与するような戦略等、ライセンス契約の内容を当事者間で協議して決定することかできます。ライセンス内容についてはライセンス契約書に記載していきます。あとでトラブルにならないように、ライセンス契約書はひな型のものをそのまま流用するのではなく、腕利きの弁理士にゼロベースから作成を依頼することをお勧めします。

ノウハウ戦略

知的財産権を取得することは事業の協力な武器になりますが、特許出願等すれば公開されるため、技術内容が第三者に知られてしまうデメリットがあります。このため、技術内容によっては出願せずに、ノウハウとして機密に管理することが得になることもあります。例えば、商品を分解・分析してもその製法や組成等、技術内容が判明しない場合、それを自社のみが使うためにノウハウとして守ります。コーラの原液を特許出願せずにノウハウとして秘密管理しているコカ・コーラ社の戦略は有名な話ですね。

他社が侵害している場合の侵害対応戦略について

現に自社で事業展開している権利に対して他社が侵害している可能性がある場合、どのような戦略をとればよいのでしょうか?

他社侵害の見極め

他社の商品ないし技術が自社で保有している知的財産権を侵害しているか否かについて正確に見極めることが基本です。他社が自社の権利を侵害しているか否かの判断は、自社のみで行うのではなく、客観的かつ正確に評価できる外部の弁理士や弁護士に鑑定を依頼する必要があります。当事務所では、侵害訴訟の経験を有した弁理士による正確なな侵害鑑定書を作成することができます。ご相談頂ければ、最適なアドバイスを行います。

自社権利の弱みの把握

自社の権利が侵害されていることが判明すれば、次に自社の権利内容に無効理由が含まれているか否かを検討します。なぜなら他社に対する侵害訴訟を提起して、相手から請求された無効審判で権利が無効になれば、他社に対して権利行使ができなくなるだけでなく、権利の濫用や営業妨害で逆に相手から訴えれるリスクがあるからです。よって、他社への攻撃の前に、自らも先行調査を改めて行い、自社の権利内容に無効理由がないことを確かめておく必要があります。

他社権利の検討

自社の権利内容に無効理由がないことを確認できた場合でも、警告や訴訟提起の前に、自社の知的財産権を侵害していると考えられる他社がどのような知的財産権を保有しているのかを確認します。もし自社の商品が相手の知的財産権を侵害している場合、反訴されるおそれがあるからです。ここでも、相手の知的財産権の調査や相手の権利を侵害しているか否かの侵害鑑定をしっかり行います。

他社攻撃の目的設定

他社へ攻撃するに際し、攻撃する目的を明確にしておく必要があります。例えば、相手の侵害品を差し止めたいのか、損害賠償を請求したいのか、あるいはライセンスを与える容易化があるのか、さらには自社が利用したい相手方の知的財産権とクロスするのが狙いなのかなど。自社の事業上有利な交渉ができるように、戦略をしっかり練ってから訴訟を提起することが重要です。

解決手段の設定

他社攻撃の手段として即座に裁判所に提訴することも可能ですが、相手方の出方を見る場合には相手の会社に警告書を送付します。警告書には、侵害の理由と、製造販売の停止、あるいはライセンス契約の締結について記載しておき、相手からの回答を待ちます。相手から回答が来ない場合や交渉で解決できない場合には、裁判所へ提訴します。裁判所への提訴の他には、調停や仲裁機関による解決、特許庁の判定に委ねる解決方法などがあり、どの方法を選択するのかを決めます。いずれにせよ、感情に走らず、無駄な争いは避け、ビジネス上お互いの利益がかなう解決を見出すことが肝心です。

他社の攻撃を受けた場合の侵害対応戦略について

逆に他社から知的財産権の侵害として攻撃を受ける可能性もあります。その対応について説明します。

他社特許のウォッチ

自社の商品企画、技術開発、改良の段階から自社の権利取得と並行して、他社の特許等の権利を継続的にウォッチしておく必要があります。他社権利のウォッチは特許であれば権利になる前の公開段階から自社との関係を常にチェックする習慣をつけておくと、対応が万全になります。早期発見は早期解決につながりますので、手抜きせずに頑張りましょう。

他社権利の存在確認

他社から警告書が届いた場合でも、決して慌てないでください。まずは相手が主張する権利の存在を確認します。例えば、特許なら公開段階のものか、登録になっているものなのかを確認します。登録になっているものでも、年金がちゃんと支払われているか否かをチェックします。これらの情報は、特許庁の特許情報プラットフォームから無料で確認することができます。

他社権利の侵害確認

他社の権利が有効に存在している場合には、自社の技術ないし商品がその権利に侵害しているか否かを正確に見極めます。この見極めは慎重に行います。また、グレーな部分があり、判断に迷うこともありますので、最終的には弁理士や弁護士に侵害鑑定を依頼することが必要です。実際の警告では、明らかに相手の権利を侵害しない場合も多々あります。その場合には侵害しない旨の回答を弁理士や弁護士を経由して警告者に郵送すれば済みます。しかしながら、侵害・非侵害の判断が微妙な場合には、相手と話し合いの場を設け、互譲の精神で解決の努力を図るべきです。このとき、相手の権利の無効を主張できる証拠があれば準備して交渉に臨みます。

自社先使用権の確認

自社の商品が他社の権利範囲内であっても、自社商品の事業の実施が警告者の権利の出願日より先に開始されていた場合には、自社に先使用による通常実施権が認められる可能性があります。この場合には、自社に先使用権があると立証するための証拠が必要になりますので、弁理士や弁護士と証拠の妥当性についての確認を得ておくと共に、相手方との交渉の場に弁理士や弁護士を同席させ、相手方と交渉することが有効です。ただし、その時の証拠には自社のノウハウが含まれている資料が入っている可能性があるため、資料の開示にあたって十分に注意します。

他社権利の無効化戦略

他社の権利を無効にできる証拠を調べて入手します。相手権利の無効化が可能と考えられる場合には、無効審判の準備に着手します。無効審判を請求するタイミングは、相手が裁判所に侵害訴訟を提訴してきたタイミングです。また、逆にこちらから先に提訴することも検討します。これを警告者に対する債務不存在確認訴訟といい、自社が警告者の権利を侵害していないという判決を得ることが目的です。また、自社の住所を管轄する裁判所で訴訟手続を開始することができるメリットもあります。このときも同時に無効審判を請求することができます。

他社権利の侵害回避対策

自社商品ないし技術が他社の権利を侵害しており、無効にすることも困難であると判断した場合には、他社権利を侵害しない商品ないし技術に変更することを考えます。この場合には、現在の商品ないし技術の実施をやめ、市場から回収することが必要です。自社商品ないし技術の設計変更には相当なコストを伴う場合があります。あとで設計変更する事態を回避できるように、日頃から他社の権利をウォッチしておきましょう。

クロスライセンス戦略

他社権利の侵害回避対策が困難な場合には、自社保有の権利を相手方が侵害していないか、あるいは相手方が望むような自社権利がないかどうかを検討し、クロスライセンスの交渉も検討しておくべきです。

ビジネス上の解決戦略

他社からの攻撃に対して知的財産上の対抗策が自社に存在しない場合、ビジネス上の解決方法を探ります。例えば、相手の事業と補完し合える互いの商品の販売取引や、お互いの強みを生かした将来の共同研究開発で価値共創ができないかを検討します。起点は係争であってもそれをマイナスの結果で終わらせるのではなく、お互いのビジネスのプラスになる結果を創り出す努力が必要です。

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