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安心して丸投げできる、出張相談タイプの特許事務所です。
生産技術産業機械・医療機器知的財産権を専門に取り扱い、

中小製造業の工場に出張して行う発明の発掘支援が当所の強み。
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【対応業務】
知財相談・知財コンサル・知財発掘・知財戦略立案・先行調査・出願手続・審判事件・侵害鑑定・警告対応・知財訴訟・無効調査・ライセンス契約

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弁理士 西 村 知 浩
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拒絶査定不服審判で勝つためのコツとは?

特許庁・審判廷

拒絶査定は特許庁からの挑戦状!?

お前の"発明"は、もう死んでいる・・

拒絶査定の対象となる案件の大部分は、新規性・進歩性がないので特許に値しないというもの。
拒絶査定は、お前の発明なんて特許にしてたまるかという特許庁からの挑戦状と同じなんだ。
拒絶査定に対し、喧嘩腰になるのも、特許庁と協議して特許に向かう努力をするのも、あなたの心次第。
さて、あなたならどうする?

拒絶理由通知書の対応がマズくて拒絶査定がきた!

拒絶査定か、マズいなぁ…

拒絶理由通知書に対応したら、拒絶査定がきた!


その拒絶査定には、拒絶査定になるべき理由が簡単に記載されているだけであり、補正書や意見書で力説したことが全て却下されている・・・
 

万事休す。今までの努力も全て水の泡?


やっぱり、ケチらずに、弁理士に依頼しておけば良かった。

今から出願し直しても出願公開された後だから、新規性が既に無くなっているし、競合他社は模倣し放題。

がーーーん、どうしょう??

拒絶査定で諦めたら即ゲームオーバー

拒絶査定不服審判はむしろチャンス

特許庁から拒絶査定をもらって失望することが多いと思います。

だからといって、諦めればそこで終わりです。

審査官の審査段階で、特許査定が欲しいということはよくわかります。

しかし、引用発明との関係があり、また特許権の範囲を広くしようとすると、審査段階で拒絶査定になることが多々あります。

特許庁の審査官は、自分の責任で広い範囲の特許権を認めたがらないのです。

微妙なケースでも、拒絶査定にして出願人の意志を確認することがあります。

このため、拒絶査定をもらったからといって諦めれば、すべてが終わってしまいます。

これまでの実務経験上、広くて強い権利は、拒絶査定不服審判を経て特許に至っているケースが多いです。このような権利は、他社に権利行使をしても勝訴になる権利です。

その意味で、拒絶査定になり拒絶査定不服審判を請求することはチャンスともいえます。

誰も真似しないような狭い権利で妥協して審査段階で特許査定にするよりも、事業戦略を考慮して、審査・審判で粘って、広くて強い権利にする方が賢明です。

特許庁の審査官は、行政機関の職員として公の秩序を維持する役目がありますから、簡単には広くて強い権利を付与してくれません。

特に中小企業やベンチャー企業の方は、拒絶査定不服審判に係属することはむしろチャンスになると考えてください。

それほど、特許権、意匠権、商標権の価値が大きく異なってきます。

今からでも遅くはないので、弁理士に相談しよう!

弁理士をネットで検索中

先ず、技術的に対応できそうな弁理士をネットでサーチ。特許事務所の場所的な制限や弁理士の齢や性別なども検討要素として重要です。

 

検索ワードは、弁理士、特許、機械、新宿等。


例えば、グーグル検索から特許事務所のウエブサイトを見て、弁理士の人柄、専門技術、弁理士報酬などをチェック。

その他に、日本弁理士会の弁理士ナビから検索することも可能です。


弁理士選びのポイントは、弁理士の人柄と経験

 

大切な知的財産を任せられる人柄なのか?

十分な経験のある弁理士なのか?

 

数人の弁理士をピックアップして、実際に対面式で会ってから決めましょう!

たとえ有料相談になっても、弁理士を見極めることができる機会に投資すると考えることが大切です。

ここで、弁理士選びのポイント!!

弁理士と会う前に、これだけは忘れないで!

弁理士選びの成功は、弁理士の実務能力だけでなく、あなたとの相性が大きく影響してきます!

避けるべきことは、弁理士報酬の安さだけで弁理士を決定しないことです。
弁理士報酬の安さは魅力的ですが、安さだけで弁理士を選ぶと、後悔することになります。実際、料金の安い特許事務所でトラブルを起こし、弊所に相談される依頼人が多いのです。それなら当初から、あなたとの相性が良く、腕の確かな弁理士に一括して依頼することが、却って安く上がります。

お手数でも、時間と予算が許す限り、多くの弁理士と実際に面談し、この人ならという弁理士を決めてください。弁理士を決めたなら、その弁理士を信用することです!

弁理士を決めたら、拒絶査定で勝つための戦略を!

この部分なら勝てそうですよ!

弁理士を決めたなら、拒絶査定で勝つための戦略を弁理士と共に考えます。

ここで、重要なのは、あなたがどの部分で権利が欲しいのか。つまり、特許なら、特許請求の範囲に相当するところ。


この部分を弁理士と共有することができるか否かによって、拒絶査定不服審判での成否が決まります。弁理士とは何度でも打ち合わせを行い、弁理士に確実に理解してもらいましょう!妥協は禁物。これが戦略に相当します。

 

どの部分で権利化を目指すのかを弁理士と共有できたなら、あとは戦術方法についての検討です。特許の場合、拒絶査定になれば、拒絶査定不服審判か、分割出願かの選択に意味が出てきます。



なぜなら、拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲を補正することができますが、補正の範囲が制限されているからです。補正の制限があり、権利として欲しい部分が補正で実現できなければ、拒絶査定不服審判を請求する意味がありません。


その場合には、分割出願を選択することになります。分割出願では、特許請求の範囲を自由に変えることができます(ただし、出願当初の明細書に記載されている範囲に限られます)。これが
戦術になります。

 

拒絶査定になれば、上述した戦略戦術を考え、弁理士と共有しなければなりませんが、相性の良い弁理士となら必ずうまくいきます。

 

拒絶査定不服審判では上申書が命!

拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲を補正すれば、前置審査に係属し、審査官による再審査が行われます。その理由は、特許請求の範囲の補正をすれば、拒絶査定をした審査官なら、特許査定にできるか否かをすぐに判断することができるからです。

前置審査に係属し審査官が再審査しても、未だ特許査定にできないと判断すると、前置審査が解除され、審判官合議体が指定されます。その後、審判官合議体のもとで特許性が審理されます。

このとき、前置審査の解除通知が特許庁から出願人に発送されます。このタイミングで特許庁のデータベースにおいて出願番号により検索すると、前置審査を担当した審査官から提出された前置報告書という名の見解書を見ることができます。この前置報告書には、特許査定にできない理由が記載されています。

あなたの発明が特許に値しない理由が記載されているのですから、これに対して反論しなければなりません。当該反論は、上申書を提出することで行います。

実は、拒絶査定不服審判で勝つ確率を上げる手段として、この上申書がとても重要な意義を有します。出願人の熱意を審判官合議体に伝えるとともに、審査官に誤解や勘違いがあったり、拒絶するためのロジックが飛躍していれば、それを上申書で指摘していきます。

拒絶査定不服審判の審判官合議体は、審査官とは異なり、経験豊富な方が多いのです。審査官の厳しい判断や審査官の誤認があれば、それを考慮して、特許査定への助け舟を出してくれます。

ここでいう助け舟とは、審判官合議体から出された拒絶理由通知書です。

あなたは、この審判官合議体から出された拒絶理由通知書の内容に従う形で、補正書を提出することで特許査定を勝ち取ることができます。

審判官合議体との審判官面談も有効であるため、ケースによっては弁理士と共に審判官面談を行いましょう!


なお、意匠や商標の拒絶査定不服審判でも、同様に、あなたと相性の良い弁理士を選び、戦略と戦術を考え、実践していきます。

拒絶査定をもらったら弁理士に相談へ!

ここでも、同じことを弁理士に伝えます。

『自分が特許にしたい部分(発明の肝)や商標でカバーしたい商品や役務はどこなのか?』

拒絶査定不服審判で勝つための重要なポイントは、あなたと相性の良い弁理士に巡り合えるか否かです。あなたと相性の良い弁理士とともに、戦略と戦術を考え抜き、それらを共有することができれば、拒絶査定不服審判で勝ったも同然です。

審判段階で新しい引用文献が出たらチャンス

拒絶査定不服審判に入ると、前置審査官や審判官合議体から、新しい引用文献が示されることがあります。出願人にとっては、「そんなの知らないよ、ズルいぞ」という心境だと思いますが、ここはちょっと待ってくださいね。

審判段階で新しい引用文献(例えば、新規の出願公開公報)が示されるということは、これまでの引用文献では拒絶できないと前置審査官や審判官合議体が判断した証です。

これは、これまでの審査官の審査に不備があったことを認めたのも同然。出願人に示していない引用文献で拒絶査定を維持することは違法ですから、新しい引用文献を示して、出願人に反論の機会を与えようとするものなのです。

一般的に審判段階で拒絶理由通知書が発送されます。拒絶理由通知書の発送主体は、審判官合議体。この審判段階の拒絶理由通知書には、特許審決にするための補正の示唆が記載されていることが多いのです。権利範囲に問題がなければ、補正の示唆に従って特許請求の範囲を補正すれば、無事、特許審決になります。

特許庁の審判官は、出願人の敵ではなく、共に特許審決にするパートナー

これまでの審査の問題点を審判官に丁寧に説明して、審査に不備がある点を理解してもらいましょう。

ただし、審査官が悪いとは一概にいえません。本願発明と技術的に近い特許文献はいくつも存在します。特許庁側も多くの引用文献を見ているわけですから、本願発明と技術的に近い特許文献との差異をもう少し明確にしてから、特許審決にするという考え方もあるのです。

このように、審判段階で示された新しい引用文献は、特許庁からの助け舟
出願人は喜ぶべきなのです。
助け舟に乗り、渾身のかめはめ波を放って特許審決に向かってください!

第1・第2審判廷

拒絶査定不服審判の流れ

拒絶査定を受けてから拒絶査定不服審判の審決までの流れをご説明いたします。

拒絶査定の謄本送達

残念ながら、拒絶理由通知で指摘された拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定になります。拒絶査定になれば、拒絶査定の内容を精査し、反論の余地があるか否かを検討します。反論の余地があると判断した場合には、拒絶査定の日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。

自社出願の場合でも弁理士に頼ろう!

代理人をつけず自社で出願している場合でも、弁理士などの専門家に拒絶理由を鑑定してもらうことをおススメします。弁理士に相談すれば、拒絶査定不服審判の請求の妥当性について見解を入手できるため、それを元に拒絶査定不服審判の請求を検討することが賢明です。

拒絶査定不服審判の請求

拒絶理由を解消するために反論のロジックを検討します。併せて、手続補正書による補正についても検討します。本願発明をより明確化することで、権利範囲を縮めることなく、特許査定(特許審決)に至る場合もあります。そのためには、拒絶査定に記載されている特許庁・審査官の見解をよく理解し、現状の特許請求の範囲(クレーム)の内容で反論して戦えるか否かの見極めがとても重要になります。

手続補正書による補正が不要と判断した場合

補正か不要であると判断した場合には、拒絶査定不服審判請求書において真っ向から反論することになります。このケースでは、審査官による本願発明又は引用文献についての誤認が考えられます。特に引用文献の記載内容について誤認されているケースや、引用文献に記載されている内容に対して後知恵的な認識で本願発明と似ていると判断されているケースも少なくありません。進歩性違で拒絶されている場合、進歩性に至る論理(論理付けの有無)を争うことも可能です。

手続補正書による補正が必要と判断した場合

引用文献に記載されている発明と差異を出すために、本願の特許請求の範囲について補正が必要と判断した場合には、手続補正書を作成します。特許実務の肌感としては、手続補正書で特許請求の範囲について補正することにより後述の前置審査において又は審判官合議体の審理において特許審決(特許査定)になり易い傾向にあります。そこは役所である特許庁の立場もあるのでしょう。

なお、補正により権利範囲を大きく縮めることは回避しなければなりません
また、特許庁に忖度したり、妥協したりして手続補正書を提出しなければならないものでもありません。

前置審査

拒絶査定不服審判の請求時に手続補正書を提出した場合には、前置審査に係属します。前置審査では、拒絶査定をした審査官(前置審査官)により再審査が行われます。手続補正書の内容によって拒絶理由が解消していると審査官が判断した場合には、前置審査において特許査定に至り、審判官合議体の審理はされません。

特許査定になれば・・・

前置審査で特許査定になれば、特許査定の発送日から30日以内に設定登録料を納付することで晴れて特許権が発生します。

前置審査で特許査定になれば、通常の審査での特許査定と同様に、設定登録料(3年分の特許料)を納付することで特許権が発生します。あとは、年金管理を行います。

だからといって妥協はするな!

特許権の取得を目的とするならば話は別ですが、特許権を戦略的に取得していくためには妥協は禁物です。安易な気持ちで補正して得られた特許には何の価値もありません。拒絶査定の審査官の見解が間違っていると考えるのであれば、妥協することなく最後まで戦うべきです。

前置報告書

前置審査において審査官が拒絶理由が未だ解消していないと判断した場合には、前置報告書にその理由を記載します。前置報告書は出願人に通知されないため、特許庁の電子図書館から入手することができます。前置報告書には拒絶査定不服審判請求書における出願人の反論に対する審査官の再反論です。この前置報告書は、後述の審判官合議体の審理で利用されます。

前置報告書を知るタイミング

前置報告書は出願人又は代理人に通知されないため、前置審査官からいつ提出されたのかわかりません。この場合には、審査前置解除通知が出願人又は代理人に発送されているため、審査前置解除通知を受領したときに前置報告書が提出されたことを知ることができます。このタイミングで特許庁の電子図書館でサーチすれば、前置報告書を入手することができます。

前置報告書に対する上申書がとても重要!

前置報告書の内容を検討します。前置報告書の前置審査官の見解に対して反論するために上申書を提出します。上申書を提出すれば、後述の審判官合議体の審理で考慮されます。このタイミングで上申書を提出しない場合には、前置報告書に記載された前置審査官の見解に対して異論がないものとみなされてしまいます。審判官合議体の審理に入り、不利な心証が形成される前に、必ず上申書を提出して、徹底的に反論しておく必要があります。

審判官合議体の審理

前置審査で前置審査官が拒絶理由を解消していないと判断した場合や拒絶査定不服審判請求時に手続補正書を提出していない場合には、審判官合議体が指定され、審理が開始されます。審判官合議体とは、3人の審判官による審理のことをいいます。

審判官合議体の審理では、拒絶査定で審査官から示された理由の妥当性について審理されますが、審査官よりも緩く(出願人側の利益に沿う方向)審理される傾向が見受けられます。ただし、審判官合議体の審理が甘いという意味ではないので、勘違いは禁物です。出願人の言い分に筋が通っている場合には、出願人の意見を考慮して頂けるという意味です。

審判官合議体との面談を積極的に活用しよう!

審判官合議体に対しても、審査官面談と同様に、面談することが可能です。面談するメリットは、特許審決に向けた意義ある議論ができることです。
私の経験からすれば、特に特許法36条の記載不備の拒絶理由が存在すれば、面談時においてプレゼンや口頭による説明が効果的です
引用文献に基づく進歩性違反が拒絶理由であれば、審判官合議体の面前で、本願発明と引用文献に記載された発明との相違点を説明し、その差異が出るように特許請求の範囲の補正案について協議することもできます。

特許庁の審判官とは・・・

特許庁の審判官とは、特許審査で審査官として十分な経験を積んだ方が担当されています。一般的には、国家公務員として特許庁に入庁すると、審査官補⇒審査官⇒審判官という流れで出世していきますが、審判官から審査官に戻る方も少なくありません。いずれにせよ、審判官合議体では審査官とは別の観点から審理されるため、恣意的な判断を回避することができます。

拒絶理由通知書

審判段階においても、審判官合議体が必要と判断した場合には、拒絶理由通知か発送されることがあります。審判段階での拒絶理由通知は、審査段階と違って、特許審決に向けた助け舟を意味します。審判段階では、補正により拒絶理由を回避できる可能性がなければ、拒絶理由通知が発せられないからです。

ただし、審判段階での拒絶理由通知の応答期限は、審査段階の拒絶理由通知と異なり、60日とは限りません。むしろ、10日や5日という短い期限が区切られているケースが多いです。私の経験では応答期限が3日以内というケースがありました。

審理終結通知書

審理終結通知書とは、結審通知ともいい、「審判官合議体での審理が熟したので間もなく審決を出しますよ」という特許庁からの事前通告です。昔は、審理終結通知書(結審通知)が出れば、敗訴(拒絶審決)することを意味していましたが、現在では特許庁の運用が変更され、すべての事件において結審通知が発送されます。このため、結審通知を受領したからといって必ずしも拒絶審決とは限りませんので注意してください。なお、結審通知が発送されてから、約3週間くらいで審決が出されます。

結審通知の発送後は、手続補正書の提出や審判官面談はできません

審決

とうとう運命の日がやってきました。審理終結通知が発送されて約3週間経過した後、特許庁から審決が発送されます。特許審決か拒絶審決か。天国か地獄か。
運良く特許審決であれば、30日以内に設定登録料を納付することにより特許権が発生します。

残念ながら拒絶審決であれば、拒絶審決の日から30日以内に知財高裁に出訴することができます。審決取消訴訟です。30日という短い期限で、拒絶審決で示された理由の妥当性を迅速に検討し、訴状を作成しなければなりません。

拒絶審決の審決取消訴訟の勝率について

拒絶審決をもらって知財高裁に審決取消訴訟を提起したところで、勝てる見込みがあるのでしょうか?とても気になりますよね。数字的には勝訴率が20%~30%未満でしょうか。一般の控訴審判決の勝訴率とだいたい同じくらいです。

時代によって審決取消訴訟での勝訴率が変動したりします。
また、知財高裁の部によって拒絶理由を厳しく判断する部であったり、甘く判断する部であったりします。事件がどの部に係属するかは裁判所が訴状の受付時に自動的に決定し、こちらからは指定できません。一般的な行政訴訟は国に対して勝つことは困難なのですが、拒絶審決に基づく審決取消訴訟では、拒絶審決が妥違法であるとして、拒絶審決が取り消されることがしばしば起こります。

審決取消訴訟は、経験のある弁理士に依頼することが重要です。
審決取消訴訟では、弁理士の経験と力量よって正反対の結果になることがありますので、代理人の選任は慎重に行うべきです。

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