特許出願の拒絶理由通知対応サービス

特許出願して審査請求すれば、ほとんどの案件で拒絶理由通知が来ます。拒絶理由は新規性違反や進歩性違反が多いです。

このうち、新規性違反の拒絶理由については、特許請求の範囲を変更しなければ解消しません。このため、手続補正書は、拒絶理由解消のための必須の書面になります。必ず補正してください。

一方、進歩性違反の拒絶理由について。
新規性違反と進歩性違反が同時に通知されている場合には、新規性違反を解消するために手続補正書の提出は必須です。進歩性違反の有無は問いません。

これに対し、進歩性違反のみの拒絶理由が通知されていた場合、どのように対応するのが良いのか？

手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正する場合が多いとはいえ、その前に、拒絶理由通知に記載されている審査官の見解をよく精査する必要があります。

審査官の見解が本願発明や引用発明の誤認に基づいたものと考えられる場合には、特許請求の範囲を変更せずに、意見書のみで反論します。意見書では、審査官の見解が誤認である根拠を丁寧に説明しなければなりません。審査官と喧嘩するわけではないので、言葉遣いにも注意してください。

また、審査官による本願発明や引用発明の理解が正しかった場合でも、進歩性違反が成立するための動機付けがないと考える場合には、意見書でその旨を丁寧に説明しなければなりません。

大切なのは、拒絶理由通知書の進歩性違反の指摘については、それを正しいと鵜呑みにせず、先ずは疑ってかかる、という習慣をつけること。

審査官もミスを犯す可能性がある人間です。

特に進歩性違反については、「引用発明に基づき当業者が容易に想到しえたこと」に関して、本当にそうなのか？という目で見てください。

あなたが審査官の進歩性違反の指摘が間違っていると考えるなら、特許請求の範囲を限定することなく、意見書のみであなたの見解を主張してください。

審査官の見解を鵜呑みにして、安易に特許請求の範囲を縮小しない。

特許出願の拒絶理由通知の対応では、この姿勢がとても大切です。
落ち着いて拒絶理由通知書の内容をよく検討し、審査官と議論して、特許請求の範囲を守ってください。

審査官面談を申し込み、審査官と面談することも有効です。

知財高裁の裁判例は、知財高裁のウェブサイトから自由にダウンロードすることができます。このため、特許実務家であれば、知財高裁の裁判例を研究し、裁判官がどのように判断したのかについて知っておくことはとても有効です。

ところが、裁判例の研究が進むと、その裁判例で登場した規範を特許庁の拒絶理由通知の意見書で使いたくなります。

その気持ちはとてもよくわかりますが、結論からいえば、特許庁の意見書に知財高裁の裁判例を闇雲に引用することは避けた方が無難です。理由は、特許審査の案件は、裁判例で審理された事件と異なるからです。事件が異なれば、その内容も変わるはずなので、裁判例の規範をそのまま引用することは議論の余地が生じます。

特許庁の審査官や審判官も、知財高裁の規範が適用された事件とは事案を異にするとして規範の適用を却下して、独自の見解を述べることも十分にあり得るのです。

特許審査は行政庁である特許庁の専属であることから、やはり特許庁の土俵で議論するためには審査基準に基づく必要があります。審査基準を飛び越えて、知財高裁の規範を用いることはあり得ないのです。審決取消訴訟での審理の場面に行ってから、知財高裁の規範を引用して主張すれば良いのです。

以上から、あなたが特許出願の中間処理に強くなろうと思うのなら、特許庁の審査基準を徹底的に理解し、暗記してください。これにより、特許庁の審査官や審判官の考え方を知ることができるからです。

拒絶理由通知書に対しては、特許庁の審査官の見解が審査基準に基づくものなのか否かを検討します。彼らの見解が審査基準から乖離している場合、その乖離の程度が許容されるのか否かを判断します。これを判断できる力量は、特許庁の審査基準を徹底的に理解しているか否かにかかってきます。

あなたが特許審査で勝ちたいのなら、特許庁の審査基準を徹底的に理解すること。

審査基準が重要なのは拒絶査定不服審判や特許無効審判における審理でも同じです。
加えて、意匠登録出願や商標登録出願の審査・審判でも、審査基準の理解力が大きな力を発揮します。　

拒絶理由通知書をもらうと、６０日以内に、手続補正書や意見書を提出する必要があります。

このときにポイントになるのが、特許庁の審査官との面談（審査官面談）です。審査官面談では、発明に至る背景や発明のポイントを説明することができ、引用発明との違いを口頭で丁寧に説明することができます。発明者の熱心な気持ちを伝えることができるのです。また、対話を通して審査官の心証も把握することもできます。

審査官も人間です。発明に至る背景や発明のポイントを熱心に説明すれば、審査官に発明の本質を理解してもらえます。そして、審査官によっては、発明の本質を特許請求の範囲で表現するために、どのような補正をすればよいのかについて示唆を示してくれます。このような審査官からの助け舟はとても有難いものです。

特許審査では審査官とのコミュニケーションの度合いによって特許査定になったり、拒絶査定になったりします。特許実務を知らない出願人は当然のこと、代理人である弁理士にとっても、審査官面談を介して審査官との人間関係を築くことがとても重要です。これによって、特許査定率が大きく変わるからです。

特許庁の審査官は、敵ではありません。
審査官は、出願人と協働して特許査定にするパートナーのような存在です。

このため、審査官に対する感情的な振る舞いや失礼な言葉遣いは言語道断です。審査官に対して何度も丁寧に説明する情熱と根気をもってください。忍耐力こそが重要なのです。

もしあなたが東京から遠く離れた地域に住んでいるなら、電話面談も可能です。審査官に連絡して、予め補正案と意見書の要旨をファクシミリで送信します。後日、審査官から電話がかかってきて、先に送信した応答案についてコメントを頂くことができます。

当事務所が受任した特許出願については、拒絶理由通知をもらうと、全件に関して審査官面談を行っています。特許庁に出向くこともあれば、ファクシミリで応答案を送信して電話面談することもあります。

審査官面談を行った特許出願については、１００％の特許査定率。

残念ながら、特許審査で拒絶査定になれば拒絶査定不服審判に進むのは当然ですが、その前に審査官にわかってもらい、審査段階で特許査定にする方が費用と時間の両方で格段に得するのです。

あなたも拒絶理由通知をもらったら、必ず審査官面談をするように心がけてください。

以上は、拒絶査定不服審判において、審判官と面談するときも同様にあてはまります。審判官合議体だからといってビビる必要は全くありません。審判官には、審査官よりもむしろ友好的な人が多いという印象です。