【中小製造業専門の特許マン】生産技術・産業機械の知的財産のことなら東京綜合知的財産事務所にお任せください。

【創業19年】生産技術・産業機械の知的財産専門

鉄人弁理士があなたの特許商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室

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 中小製造業の知財のかけこみ寺!東京綜合知的財産事務所運営


生産技術・産業機械を扱う中小製造業方へ
当所は
安心して丸投げできる特許事務所です。
生産技術・産業機械の特許案件を専門に取り扱い、

中小製造業の工場に出張して行う発明の発掘支援が当所の強み。
知財の視点から問題解決までの道筋をわかり易く説明します。
まずは、当所の知財相談をお申込みください!


特許だけでなく、企業の事業活動に必要となる実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法の案件を含め、先行調査、出願権利化、侵害鑑定、警告・係争事件、ライセンス契約書など知財法務に広く対応しております。

 知財戦略の成功請負人
弁理士 西 村 知 浩
受付時間:月〜金 9:00~18:00
定休日:不定休

業務依頼の当日着手・即納品をお約束!
お客様満足度NO.1を目指します

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全国の工場へ直行します

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拒絶理由通知対応サービス

特許庁から発送された拒絶理由通知の対応や拒絶査定などの審判を当所で受任し、特許査定・登録査定を目指します。大手特許事務所の職員とは異なり、知財業界25年・弁理士歴20年以上の経験豊富な弁理士が案件を最後まで一貫して担当し、お客様にとって最善の対応をお約束します。

自社出願や特許事務所の乗り換えによる中途受任大歓迎!!

当事務所は中間処理に絶対の自信あり!

厳しい拒絶理由通知でも特許査定にします

他の弁理士から特許査定・登録査定が無理といわれて諦めた案件でも、当事務所では、特許査定・登録査定にしている実績があります。
特許庁は敵ではありません!当所は、固定観念を捨て去り、特許庁の審査官・審判官を味方につけ、全員で特許査定・登録査定を取りに行く方針です。

拒絶理由通知対応のプロセス

拒絶理由通知対応のご依頼から、特許庁に手続補正書・意見書を提出するまでの流れをご説明いたします。

弁理士相談・拒絶理由通知検討

先ずは、本願の明細書の内容と拒絶理由通知の内容を検討します

お客様に持参して頂くもの
  • 本願の特許明細書と拒絶理由通知
  • 引用文献(当所で取り寄せることも可能)

平日の昼間はお仕事で忙しいという方のために、平日の夜間・土日もご相談を受け付けております。

御見積の提示

拒絶対応の概算費用については、弁理士相談の場で口頭で回答し、相談後、メールにてお見積書を送ります。

契約書の締結

ご依頼の意思決定がされましたら、拒絶対応の契約書について説明します。その場で契約書にサインして頂き、契約を締結します。

お客様に持参して頂くもの

契約書を締結するためにお客様のご印鑑(法人なら代表者印、個人なら認印)を持参して頂きます。

  • ご印鑑

拒絶対応のSTEP2は、STEP1と同時に行います。
お見積の内容を検討するというお客様は、別日に契約することも可能です。その場合には、メール・電話・ZOOM、郵送等でのやりとりで済ませることができます。柔軟に対応し、お客様の便宜を図ります。

手続補正書・意見書作成に要する時間

契約が成立すれば、すぐに着手します。手続補正書・意見書の作成納期は1週間程度です。特許庁の応答期限までに時間がないという場合でも、早急に対応しますので、お気軽にご相談ください。

手続補正書・意見書の作成

ご依頼日から1週間程度で手続補正書・意見書の作成が完了します。
手続補正書・意見書の作成が完了すれば、メールにて納品します。
お客様には、手続補正書・意見書の内容をチェックして頂きます。

手続補正書・意見書の特許庁提出

変更希望があれば適宜修正して、特許庁に手続補正書・意見書を提出します。

手続補正書・意見書等の資料の納品は郵送

お客様の住所に手続補正書・意見書等の原本(特許庁の受領書付き)および請求書を郵送します。紙媒体の郵送ではなく、メールにてデータ送信することも可能です。

弁理士報酬等のお振込み時期

手続補正書・意見書等の資料の納品時に請求書を同封しておきますので、月末締め翌月払いのルールで、お振込みをお願いします。請求書の日付やお振込み日についてのご相談も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。
なお、振込手数料は、お客様にてご負担をお願いします。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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特許庁の審査官・審判官は、敵ではなく権利創設の事業パートナー

拒絶理由通知対応とは

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願では、晴れて出願した後に、法律上の拒絶理由に該当すると特許庁の審査官が認めた場合、特許庁から拒絶理由通知が発送されます(なお、実用新案は無審査登録主義なので拒絶理由通知は発送されません)。

拒絶理由通知に対しては、出願人は反論する機会が与えられます。現時点で、特許出願では指定期間が60日意匠商標登録出願では40日になっています。ただし、これらは、一定の場合、有料で延長することが可能です。

ところで、これらの拒絶理由通知を放置しておくと、やがて拒絶査定に至り、拒絶査定が確定すると、もはや権利化することができなくなります。拒絶査定後に分割出願することができたとしても、また同様の拒絶理由が通知されることがあります。

このため、拒絶理由通知が発送されてきた場合、権利化するためには、それに対応(反論)しなければなりません。絶対に反論しなくてはならないのです。

ここで、反論といわれてもピンとこないですよね。何をどのように論破すればいいのか、慣れているはずの弁理士でも難しいことが多いです。

私が思うに弁理士は、拒絶理由通知にきちんと対応できるか否かで、一流かそれ以下かが決定するものと考えています。つまり、拒絶理由通知の対応は、弁理士としての腕の見せ所でもあるわけです。

拒絶理由通知にきちんと対応できなければ、拒絶査定になったり、運良く特許査定になっても、極めて狭い権利範囲の特許になったりします。権利範囲の狭い特許は、設計変更等による特許回避の逃げ道も多く存在するため、一般には価値の低い権利と評価されています。

この拒絶理由通知に反論するためには、本願発明や引用発明(引用例に記載された発明)の内容を熟知していることは当然の前提としつつ、少なくとも、特許庁の審査基準(欲を言うと、審決例、判例)を頭に入れ、かつ理解しておかなければなりません。

発明者が特許出願の内容を熟知していても、特許書類において、本願発明と引用発明との差異が明確になっていなければ、特許査定には至りません。この見極めがとても困難になるケースが少なくないのです。

このため、特許出願の経験が少ない、いわゆる素人さんでは、反論しても、認められない場合がほとんどです。特許庁の審査官に対して、技術内容の相違を丁寧に説明しているのに、特許査定にならない理由のひとつは、特許書類である特許請求の範囲において本願発明と引用発明の差異が明確になっていないことが原因です。手続補正書において、本願発明と引用発明との差異を明確にするような補正を行う必要があります。

しかも、新規事項の追加にならない範囲で、換言すれば、出願当初の特許明細書又は図面に記載されている範囲で、補正することが法的に要求されています。したがって、出願当初の特許明細書や図面において発明がどのように記載されていたのか、すべての結果がその出来具合に起因するといっても過言ではないのです。

ところで、拒絶理由通知の対応で難しいところは、本願発明と引用発明の差異を明確することだけではありません。

本願発明と引用発明との差異が明確になったということは、特許要件の一つである新規性が認められたわけですが、特許要件には進歩性という要件も課されています。この進歩性の要件をクリアするために、意見書において、本願発明と引用発明との技術思想の相違をうまく説明していかなければなりません。

実務マターなことですが、補正書において本願発明と引用発明との差異が明白であれば、換言すれば本願発明の引用発明からの乖離が甚だ大きいものであれば、意見書での主張が多少甘くても特許査定に至るケースがあります。

しかしながら、それは往々にして狭い権利範囲の特許になってしまっています。

意見書は、本願発明と引用発明との相違の説明を最小限に留め、権利範囲が広い特許権を創り出すための最も重要な法的書面です。

それでは、意見書において、本願発明と引用発明との相違を長々と説明すれば良いのでしょうか。

結論から言えば、それを行うと、これまた権利範囲の狭い特許権が出来上がります。意見書では、進歩性が認められる程度の反論に留め、決して不要(余計)なことまで主張してはいけません。

意見書での出願人の主張が認められて権利になったとしても、意見書での余計な主張が原因で権利範囲を狭くする結果に至るからです(禁反言の法理)。この法理は、侵害品を製造販売している相手方に対して、特許権侵害の警告書を送付する場合や特許権侵害訴訟に突入した場合に顕在化してくるものであり、特許権の権利行使が認められない原因のひとつになります。

このため、意見書での反論では、どこまで主張すれば登録になるのかを見極めなければならないのです。ボクシングに例えるならば、相手のパンチを紙一重でかわす術というものです。身体を大きく揺さぶって相手のパンチを回避していては身体の消耗が大きくなり過ぎ、不利になります。

これは特許でも同じで、本願発明と引用発明との差異が必要以上に大きくなるように補正し、意見書で詳しく説明していては、権利範囲の狭い特許にしかなりません。ここが、実務で最も難しいポイントのひとつです。

それ以外でも、細かいところはたくさんあります。

例えば、特許の場合では、拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知と、最後の拒絶理由通知の2種類存在しますが、どの拒絶理由通知かで、補正が可能となる範囲が異なってきます。

このため、補正を適切に行うためには、法律上の知識を理解し、かつ頻繁に改正される法律を常に勉強しておかなければなりません。

いかがでしょうか?

素人さんでは、歯がたたないでしょ?

何度もいいますが、この拒絶理由通知こそが我々弁理士の腕の見せ所になるのです。

弊所では、拒絶理由通知の内容を的確に見抜き、権利範囲をあまり狭くすることなく、登録されることを得意にしています。ケースによっては、審査官との面談(電話面談も含む)も積極的に行っております。

自社で出願して拒絶理由通知がきたケース、他の弁理士が出願して拒絶理由が発送されたケースなどについても、弊所では中途受任により代理することも可能ですので、拒絶理由通知が発送されて対応が困難な場合には、諦める前に、弊所までご連絡をお願いします。

審査官との交渉を得意とする弁理士が責任を持って対応致します。

進歩性違反だけなら意見書のみの対応も有り

補正せずに意見書のみで反論

特許出願して審査請求すれば、ほとんどの案件で拒絶理由通知が来ます。拒絶理由は新規性違反や進歩性違反が多いです。

このうち、新規性違反の拒絶理由については、特許請求の範囲を変更しなければ解消しません。このため、手続補正書は、拒絶理由解消のための必須の書面になります。必ず補正してください。

一方、進歩性違反の拒絶理由について。
新規性違反と進歩性違反が同時に通知されている場合には、新規性違反を解消するために手続補正書の提出は必須です。進歩性違反の有無は問いません。

これに対し、進歩性違反のみの拒絶理由が通知されていた場合、どのように対応するのが良いのか?

手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正する場合が多いとはいえ、その前に、拒絶理由通知に記載されている審査官の見解をよく精査する必要があります。

審査官の見解が本願発明や引用発明の誤認に基づいたものと考えられる場合には、特許請求の範囲を変更せずに、意見書のみで反論します。意見書では、審査官の見解が誤認である根拠を丁寧に説明しなければなりません。審査官と喧嘩するわけではないので、言葉遣いにも注意してください。

また、審査官による本願発明や引用発明の理解が正しかった場合でも、進歩性違反が成立するための動機付けがないと考える場合には、意見書でその旨を丁寧に説明しなければなりません。

大切なのは、拒絶理由通知書の進歩性違反の指摘については、それを正しいと鵜呑みにせず、先ずは疑ってかかる、という習慣をつけること。

審査官もミスを犯す可能性がある人間です。

特に進歩性違反については、「引用発明に基づき当業者が容易に想到しえたこと」に関して、本当にそうなのか?という目で見てください。

あなたが審査官の進歩性違反の指摘が間違っていると考えるなら、特許請求の範囲を限定することなく、意見書のみであなたの見解を主張してください。

審査官の見解を鵜呑みにして、安易に特許請求の範囲を縮小しない。

特許出願の拒絶理由通知の対応では、この姿勢がとても大切です。
落ち着いて拒絶理由通知書の内容をよく検討し、審査官と議論して、特許請求の範囲を守ってください。

審査官面談を申し込み、審査官と面談することも有効です。

知財高裁の裁判例に頼るだけの反論は良くない

知財高裁の会議室

知財高裁の裁判例は、知財高裁のウェブサイトから自由にダウンロードすることができます。このため、特許実務家であれば、知財高裁の裁判例を研究し、裁判官がどのように判断したのかについて知っておくことはとても有効です。

ところが、裁判例の研究が進むと、その裁判例で登場した規範を特許庁の拒絶理由通知の意見書で使いたくなります。

その気持ちはとてもよくわかりますが、結論からいえば、特許庁の意見書に知財高裁の裁判例を闇雲に引用することは避けた方が無難です。理由は、特許審査の案件は、裁判例で審理された事件と異なるからです。事件が異なれば、その内容も変わるはずなので、裁判例の規範をそのまま引用することは議論の余地が生じます。

特許庁の審査官や審判官も、知財高裁の規範が適用された事件とは事案を異にするとして規範の適用を却下して、独自の見解を述べることも十分にあり得るのです。

特許審査は行政庁である特許庁の専属であることから、やはり特許庁の土俵で議論するためには審査基準に基づく必要があります。審査基準を飛び越えて、知財高裁の規範を用いることはあり得ないのです。審決取消訴訟での審理の場面に行ってから、知財高裁の規範を引用して主張すれば良いのです。

以上から、あなたが特許出願の中間処理に強くなろうと思うのなら、特許庁の審査基準を徹底的に理解し、暗記してください。これにより、特許庁の審査官や審判官の考え方を知ることができるからです。

拒絶理由通知書に対しては、特許庁の審査官の見解が審査基準に基づくものなのか否かを検討します。彼らの見解が審査基準から乖離している場合、その乖離の程度が許容されるのか否かを判断します。これを判断できる力量は、特許庁の審査基準を徹底的に理解しているか否かにかかってきます。

あなたが特許審査で勝ちたいのなら、特許庁の審査基準を徹底的に理解すること

審査基準が重要なのは拒絶査定不服審判や特許無効審判における審理でも同じです。
加えて、意匠登録出願や商標登録出願の審査・審判でも、審査基準の理解力が大きな力を発揮します。 

審査官・審判官との面談で特許査定率が高くなる

審査官面談がとても有利

拒絶理由通知書をもらうと、60日以内に、手続補正書や意見書を提出する必要があります。

このときにポイントになるのが、特許庁の審査官との面談(審査官面談)です。審査官面談では、発明に至る背景や発明のポイントを説明することができ、引用発明との違いを口頭で丁寧に説明することができます。発明者の熱心な気持ちを伝えることができるのです。また、対話を通して審査官の心証も把握することもできます。

審査官も人間です。発明に至る背景や発明のポイントを熱心に説明すれば、審査官に発明の本質を理解してもらえます。そして、審査官によっては、発明の本質を特許請求の範囲で表現するために、どのような補正をすればよいのかについて示唆を示してくれます。このような審査官からの助け舟はとても有難いものです

特許審査では審査官とのコミュニケーションの度合いによって特許査定になったり、拒絶査定になったりします。特許実務を知らない出願人は当然のこと、代理人である弁理士にとっても、審査官面談を介して審査官との人間関係を築くことがとても重要です。これによって、特許査定率が大きく変わるからです。

特許庁の審査官は、敵ではありません。
審査官は、出願人と協働して特許査定にするパートナーのような存在です。

このため、審査官に対する感情的な振る舞いや失礼な言葉遣いは言語道断です。審査官に対して何度も丁寧に説明する情熱と根気をもってください。忍耐力こそが重要なのです。

もしあなたが東京から遠く離れた地域に住んでいるなら、電話面談も可能です。審査官に連絡して、予め補正案と意見書の要旨をファクシミリで送信します。後日、審査官から電話がかかってきて、先に送信した応答案についてコメントを頂くことができます。

当事務所が受任した特許出願については、拒絶理由通知をもらうと、全件に関して審査官面談を行っています。特許庁に出向くこともあれば、ファクシミリで応答案を送信して電話面談することもあります。

審査官面談を行った特許出願については、100%の特許査定率

残念ながら、特許審査で拒絶査定になれば拒絶査定不服審判に進むのは当然ですが、その前に審査官にわかってもらい、審査段階で特許査定にする方が費用と時間の両方で格段に得するのです。

あなたも拒絶理由通知をもらったら、必ず審査官面談をするように心がけてください。

以上は、拒絶査定不服審判において、審判官と面談するときも同様にあてはまります。審判官合議体だからといってビビる必要は全くありません。審判官には、審査官よりもむしろ友好的な人が多いという印象です。

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  弁理士記章(右)と弁理士略章(左)

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日々、中小企業・小規模企業・スタートアップ企業さまの知財戦略を支援しております。知財戦略とは単に権利を取得することが目的ではありません。

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