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知財の鉄人コラム－第１巻
【第１０回】特許査定後の包括納付対象案件の分割タイミング
特許出願の分割の時期について、平成１９年改正で、特許査定の謄本の送達日から３０日以内（特許法第４４条第１項第２号）においても認められるようになりました。
平成１９年４月１日以降の特許出願については、この時期での出願分割も認められます。
ここで、特許査定後は、設定登録料の納付手続きをして設定登録され、特許権が発生するわけですが、包括納付対象案件については、予納口座から設定登録料が自動的に引き落とされて設定登録されます。
そして、これが事実であれば、その不都合を解消するために、包括納付援用制限届の提出が必要になります。
しかし、特許庁の出願支援室によれば、包括納付対象案件は、特許査定日から２８日後に包括納付のデータが作成されるため、包括納付援用制限届を提出しなくても、特許査定日から３０日以内であれば、特許出願の分割を認めるということです。
２８日後という点が気になりますが、分割ＯＫということです。
（結論）
包括納付対象案件は、
包括納付援用制限届の提出をしなくても、
特許査定日から３０日以内であれば、特許出願の分割が可能です。
【第９回】請求項の数は多ければ良いというわけではない
特許出願時において、特許庁に提出する書面で「特許請求の範囲」というものがあります。
特許権の権利範囲（特許発明の技術的範囲）を画定するために、とても重要な書面です。
特許請求の範囲の作成は、専門的でかつ職人的であるため、素人の方にはうまく記載することができません。
弁理士に依頼するのが一般的です。
さて、弁理士に特許出願を依頼すると、弁理士が特許請求の範囲を作成することになります。
ここで、指摘したいポイントは、特許請求の範囲の内容ではなく、請求項の数です。
特許請求の範囲は、例えば、以下のように記載されています。
※記載例
【特許請求の範囲】
【請求項１】
〇〇〇を特徴とする装置。
【請求項２】
〇〇〇であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
〇〇〇であることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
〇〇〇であることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
〇〇〇であることを特徴とする請求項４に記載の装置。
特許出願時において、上記のように、発明の概念の大小を区分けして、複数の請求項にわたって記載する戦略は、とても効果的です。
理由は、審査請求手続を行うと、特許庁が特許性について審査することになりますが、審査官が複数の請求項の全てを審査し、どの請求項が新規性や進歩性の拒絶理由があるのか、どの請求項なら拒絶理由がないのかについて、指摘してくれるからです。
拒絶理由通知書が発送されますが、以下のように記載されていることがあります。
・【請求項１】～【請求項２】:新規性・進歩性違反
・【請求項３】～【請求項５】:拒絶理由を発見しない
このような拒絶理由なら、請求項３は特許として押さえておき、他の請求項１～２の補正範囲を検討し、特許査定に向けてチャレンジすることができます。
もちろん、すべての請求項について新規性・進歩性違反というケースもあります。
このように、請求項を複数作成しておくと、特許庁・審査官の審査における心証を請求項ごとに容易に把握することができるのです。
次に、拒絶理由通知書に対応するために手続補正する場合の注意点ですが、請求項を数多く作成することは、できる限り控えます。
手続補正書で請求項の数を少なくする補正を行うことが定石です。
上記したとおり、拒絶理由通知で請求項３が特許性有りと判断されています。
請求項３の内容で権利化しても良いという判断ができれば、
手続補正書では【請求項１】～【請求項２】、【請求項４】～【請求項５】を削除し、【請求項３】の内容だけで特許査定にします。
実際には、請求項３の内容を請求項１の内容にする補正を行います。
これにより、請求項数が１である状態で特許査定にすることができます。
ミソは、請求項３の下位概念である【請求項４】～【請求項５】も削除すること。
特許査定時の請求項が特許権として設定登録される内容になります。
このため、請求項数が少ないと、特許料を安く抑えることができます。
特許料は、年々、増加していくように設定されているので、請求項の数が少ない方が、特許料が安いのです。
※ただし、装置・方法・プログラムなどのカテゴリー別で権利を取得するために、請求項の数が増加することは、複数種類の権利を取得するという点で意義あり、問題ありません。
（結論）
特許出願時は、発明の内容を多面的に捉え、複数の請求項に記載する。
拒絶理由通知書に対応する時は、特許権となるべき権利を可能な限り上位概念に絞り、請求項の数を少なくする。
ただし、装置・方法・プログラム等の多岐にわたるカテゴリーで発明を捉え、その結果、複数の請求項に記載することは有効です。
【第８回】特許料等の減免制度をうまく活用しよう
かなりお得な制度があるよね！
特許出願をすると、その後に、審査請求手続が必要になります。
審査請求手続後、特許出願が審査されて拒絶理由がなければ特許査定。
特許査定後は、設定登録料を納付する必要があります。
設定登録料は、３年分の特許料ですが、１０年分をまとめて特許料を納付することも可能。
ここで、特許庁に特許印紙で支払う審査請求料や特許料はかなり高額になります。
そのときに便利なのが、特許庁が用意している特許料等の減免制度。
この制度を活用すると、審査請求料と特許料（第１年分～第１０年分）の特許印紙代が、免除、１／４、１／３、１／２になります。
ただし、減免対象者は限られます。
例えば、
- 中小企業
- 個人事業主
- 組合やＮＰＯ法人
- 小規模企業
- 法人税非課税中小企業
- 市町村民税非課税の個人
- など・・・・
とはいえ、かなり広範囲に減免対象者が認められていますね。
逆に言えば、どこかに勤務している個人が特許出願する場合、会社経営者や取締役等が個人名義で特許出願する場合には、軽減免除が適用されません。
この場合も裏技があって、専業主婦の奥様や、年金暮らしの高齢者（市民税等の非課税者に限る）が家族にいる場合、彼らに特許を受ける権利を譲渡（手続は不要）して、彼らの名義で特許出願して特許権を取得するルートができてしまう。
特許権の取得後、彼らから特許権を移転すれば、自分の権利に戻すことが可能です（特許権移転に伴う費用は発生しますが）。
この裏技が違法かどうかが気になりますが、特許を受ける権利や特許権の譲渡理由に制限がないため、違法ではありません。
でも、本来の特許料等の減免制度の趣旨と異なるため、弁理士として倫理的にはおススメできませんけどね。
それじゃ、なんで記事にするのかといえば、その裏技を知っている人が結構いるようですから。
仮に自分に資力がなければ、自分の非課税等を理由に減免制度を利用すれば済みますからね。
特許料等の減免制度は賢く利用しよう！
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【第７回】出願後、出願審査請求する前にやるべきこと
出願審査請求する前に、必ず補正の必要性を検討してください！
特許出願すると、３年以内に出願審査請求をしなければなりません。
このとき、審査請求するのではなく、補正の必要性を必ず検討してください。
出願当初の請求項の内容で、権利化するのか否かを検討する必要があるからです。
例えば、出願当初に予期していない事情として、他社が実施している内容が出願後に判明したりすることがあります。
この場合、当初の請求項の記載内容で権利化された場合、他社実施品が特許発明の技術的範囲に属することになるのか否か、これを検討しなければなりません。
また、出願当初の請求項の記載内容に、不要な限定事項が含まれていないかどうか、も検討します。
従来では、これらは、１度目の拒絶理由通知がきてから、補正を検討すればよかったのですが、法改正により、シフト補正禁止 が要件として課されました。
この関係上、１度目の拒絶理由通知がきてからは、補正の範囲がかなり限定されますので、遅くとも、１度目の拒絶理由通知がまる前、つまり、審査請求時に補正の必要性を検討しなければなりません。
シフト補正禁止とは、
例えば、請求項１：Ａ＋Ｂが進歩性違反で拒絶された場合、たとえ、Ｃが明細書に開示されていても、新しい請求項１として、Ａ＋Ｃに補正できないのです。特許庁の審査結果を有効に利用する形でしかできない。
このため、例えば、新しい請求項１として、Ａ＋Ｂ＋Ｃというような補正が認められるのです。
Ａ＋Ｃで権利化したければ、分割出願するという手段しかありません。
分割出願を回避したければ、出願当初又は審査請求時に、Ａ＋Ｃの請求項を作成しておくことです。
シフト補正禁止の影響として、 特許明細書作成時に、請求項の順序に注意する必要もあります。
従来していたような従属のさせ易さ（請求項の書き易さ）で、請求項の順序を決定することができなくなりました。審査では、請求項１から順番に発明特定事項が認定されていきますので、重要な発明特定事項は、はじめの請求項に記載しておく必要があるからです。
このため、外的付加、内的付加の優先順序で悩むことが多くなります。
これらの内容をいい加減に検討しておくと、後の手続きにおいて、分割出願しなければならず、余計な出費が必要になります。
急がば回れ、で明細書作成時に時間をかけて検討するべきなのです。
【第６回】失敗談（特許庁実体審査編）
特許庁の担当審査官について出願人が指定することはできません。
失敗談というよりも、審査官ガチャの苦い経験です。
私は２５年以上の特許実務の経験がありますが、これはダメな特許審査官と思った人は、少なくとも３名います。今でもその３名の審査官の名前を覚えています。
なぜダメな審査官と思ったのか。以下の理由です。
- 補正書・意見書を提出してから、次の最後の拒絶理由通知までの期間が異常に長い
- 拒絶理由通知に記載されている引用発明の公開番号が違っている
- 引用発明（主引用例）の認定の仕方が単語レベルのぶつ切り
- 午後７時の夜間に事務所に電話をよこす審査官
- 拒絶理由通知を受けて補正書・意見書を提出すると、再度拒絶理由通知が来る事例もあります。
拒絶理由通知が2回来るのは問題ないのですが、問題はその間隔。
前回の補正書・意見書の提出日からかなりの月日を経過して拒絶理由通知を再度発行した審査官がいたのです。
これは時間管理が出来ていない証拠。 - 拒絶理由通知には引用発明の公開番号が記載されているのですが、その公報を取り寄せても該当する記載がない。
審査官に電話すると、公開番号が間違っていたというもの。
一回分の拒絶対応の費用と時間が余計にかかる羽目に。 - 引用発明については主引用例と副引例があり、主引例の発明認定について技術のぶつ切りはダメなはず。
本願発明の技術思想と類似の技術思想が主引用例に開示されていなければなりません。
技術思想の流れを無視し、本願発明の技術構成に相当する技術単語のみ主引例から抜き出す手法はＮＧ。 - 審査官に電話して不在のとき、折り返し事務所に電話をかけるように伝言してもらうこともあります。
それで、審査官から事務所に電話がかかってきた時間が午後７時。
しかも特許庁内のパーティ会場から電話をかけてきたバカ者がいた。然るべき議論ができなかった。
特許庁の特許審査官は高学歴の人が多いのですが、夜間に電話してくるなど、なかには社会人常識が欠けている大バカ者も混在しています。
そのようなときは、特許庁の品質管理の担当者に電話することも考えてみてください。
特許庁のウェブサイトで調整課 品質管理室という窓口があります。
そこに電話して事情を説明することが賢明です。
特許庁のお問合せ先はこちらをクリック
【第５回】失敗談（特許庁方式課編）
私の失敗談。
これは独立開業してから少し経っての話です。
私は、大手特許事務所出身なので、特許明細書の作成や拒絶理由通知の対応については経験豊富でしたが、方式事務的な仕事について全く経験がないまま独立開業しました。
独立開業すれば、私ひとりで事務所をきりもりすることになるため、すべて自分で仕事を完結させければなりません。
しかし、方式事務の経験のない私にとって、名義変更届や住所変更届、包括委任状の手配などはとても難しく感じられました。例えば、委任状の日付と特許庁の提出日の関係や、特許庁の原簿に登録されている文字と一言一句、整合性をとらないと却下になるとか・・・とても理不尽なことを特許庁の方式課から要求されました。
しかも、かなり上から目線で。
こちらは特許明細書の納期が迫って多忙を極めており、そのような理不尽な要求を受けて、ぶちギレてしまったことがあったのです。今思えば、若気の至りですが、当時は特許庁方式課の要求が本当にバカらしく感じられました。
そのような特許庁の要求に対して、
「日本の役所がそんな揚げ足取りのようなことをいうから、日本はダメになるんだ。」
「考え方が昭和時代。役所もいまやユーザーフレンドリーの時代。自分が法律・規則なんて戦前の時代錯誤もいいところ。」
こちらも頭に血が上っているので、かなり下品なことを言ってしまったことが一度だけあります。
弁理士としての品位に関わりますが、特許庁方式課からかなり高圧的な言葉を浴びせられていましたので、ついつい付き合ってしまって口論になりました。
なんとか方式手続は無事完了して認められましたが、あのときの腹立たしさは今も忘れません。
2000年代のはじめ頃、弁理士が特許庁に電話でいろいろ聞くと、特許庁の担当者が明らかに不機嫌な態度になり、言動にも思いやりが感じられませんでした。
これに対して、公務員なんて国民の税金で飯を食っている分際で、貴様、なんだその態度は、と考えていた私。
大喧嘩になるのは目に見えています。
あれから２０年、特許庁の担当者も変わってユーザーフレンドリーになり、私の性格もかなり丸くなりました。
口喧嘩も全くありません。
これが独立開業してから最も腹が立ち、そして後悔している唯一の思い出です。
【第４回】特許出願の名義人、個人と法人でどっちが得するの？
発明が生まれた場合、その発明をした者に「特許を受ける権利」が帰属します。
発明する行為は人間（自然人といいます）だけしかできないため、発明者が法人になるということはあり得ません。
特許出願する場合には、その発明者の氏名のほか、「特許出願人」を記載しなければなりません。
注意すべきポイントは、この特許出願人が、特許登録された際に、権利者と呼ばれる「特許権者」になります。特許権者が特許権の法的効力を持つ者なのです（発明者ではないので注意）。
このため、あるエンジニアが発明を完成させると、発明者はそのエンジニアです。
次に、特許出願人を決めなければなりませんが、通常はその発明者の職務発明になることが多いため、その発明者が勤務している会社（法人）になります。発明者から法人に「特許を受ける権利」が譲渡されたのです。
ところで、例えば、ベンチャー企業やオーナー社長の会社では、少なからず、社長が発明を完成させて発明者となり、そのまま特許出願人も兼ねるというパターンも生じます。この場合、ゆくゆくは社長が特許権者になります。
それでは、あなたがベンチャー企業の社長であると仮定して、あなた（社長）を特許出願人として申請する場合と、あなたは（社長）の会社（法人）を特許出願人として申請する場合では、どちらが得になるのでしょうか？
社長の私が当然に特許出願人だよ
社長の個人名義で特許出願する場合のメリットとデメリット
結論から言えば、どちらの場合でもメリットとデメリットが出てきます。
以下、社長の個人名義で特許出願した場合の主なメリットとデメリットについて考えます。
社長の個人名義で特許出願する場合のメリット
最も大きいメリットは、会社が事業で暴走することを阻止することに尽きます。
会社が事業で暴走するとは、イメージがつかないかもしれませんが、会社に副社長や取締役がいて、社長の了解をとらず、事業を進めてしまった場合に、特許権者であるあなた（社長）は、その会社に対して、法的な警告や差止請求・損害賠償請求の訴訟を起こすことができます。
また、あなたの会社に後継者が生まれ、あなたに経営権が無くなった場合でも、特許権を所有していれば、あなたはその会社とライセンス契約を結び、ライセンス料を得る機会が生じます。すなわち、あなたが会社の取締役を退任した後も、安定的な収入を得ることができるのです。
会社の事業を特許権でコントロールできる
経営権の放棄後もライセンス料で収入が得られる
社長の個人名義で特許出願する場合のデメリット
最も大きいデメリットは、会社に特許権が残らないため、会社内から自発的に発明が生まれる環境が育成されないことです。
社長のあなたが特許権を独り占めすることになれば、あなたの会社の発明者はやる気をなくし、自発的に発明をすることがなくなります。そうなれば、あなたの会社の技術開発が失速し、競合他社に先を越されるばかりか、競合他社が先に権利を取得し、権利行使を受けるおそれすらあります。
特許出願人が中小企業・小規模企業である場合、出願審査請求料、特許料（第１年分～第１０年分）、国際出願に係る調査手数料・送付手数料・予備審査手数料の各特許印紙代が軽減されますが、社長の個人名義で特許出願した場合には、これらの料金が軽減されません。
軽減の割合は、企業の規模にもよりますが、概ね、小規模企業なら特許印紙代が１／３に減額され、中小企業なら特許印紙代が１／２に減額されます。これらの減額割合は、法改正等により変動することがありますので、常にその時の制度を確認してください。
さらに、会社が特許権を所有しない場合には、融資や投資を受ける際にマイナス評価とされる可能性があります。
最近では、特にベンチャーキャピタルから投資を受ける際に、特許権の取得が条件とされている事例が増えています。
あなたの会社に発明が生まれなくなるおそれがある
特許印紙代の軽減制度が適用されない
法人名義で特許出願するのが一般的
法人名義で特許出願する場合のメリットとデメリット
法人名義で特許出願することが一般的です。
概ね、社長の個人名義で特許出願する場合のデメリットが、ここではメリットになります。
法人名義で特許出願する場合のメリット
法人名義で特許出願する場合には、会社に特許権という財産権が蓄積されていきます。このため、社員（エンジニア）は技術開発のときから発明を意識して、発明の発掘を行い、必要に応じて特許出願するような環境が形成されていきます。
このような環境は、発明者が自発的に発明を生み出すことを促進させるものであり、知的創造の習慣づけを行い、より良い設計開発の活動を実現していきます。営業マンについても特許の意識が高くなり、差別化マーケティングが可能になり、自社に有利な営業を行うことができます。
特に会社が中小企業又は小規模企業である場合、特許印紙代が軽減の対象になります。
具体的には、出願審査請求料、特許料（第１年分～第１０年分）、国際出願に係る調査手数料・送付手数料・予備審査手数料の各印紙代が１／２又は１／３に減額されます。
さらに、会社が特許権を所有する場合には、金融機関からの融資やベンチャーキャピタルからの投資が容易になり、運転資金を増加させることができます。
自発的に発明が生まれる環境が社内に形成され、技術開発力が向上する
中小企業又は小規模企業の場合、特許印紙代が軽減される
金融機関やベンチャーキャピタルからの融資や投資が下り、運転資金が増加する
法人名義で特許出願する場合のデメリット
法人名義で特許出願する場合のデメリットは、ほとんどありません。
ただし、会社が買収された場合、特許権も会社の財産として一緒に奪われてしまいます。友好的な買収の場合には、会社が特許権を所有しているからこそ、高額で買収できるのかもしれませんが、敵対的な買収がなされた場合で特許権まで持っていかれたら、対抗する術はありません。
会社が倒産した場合も、特許権は破産管財人による処分対象になります。
法人名義で特許出願する場合のデメリットは、会社を処分するときに特許権も同時に処分されるという点に尽きます。
会社が処分された場合、特許権も奪われてしまう
【第３回】自治体の助成金をチェック
東京都の多くの自治体には助成金制度がある
多くの自治体で、中小企業や個人事業主が国内出願の出願人となる場合の助成金制度が用意されています。特に東京都では、ほとんどの自治体で助成金制度が充実しています。
助成金額は、特許出願で概ね１０～２０万円くらいの所が多いようです。助成金の対象は、特許、実用新案、意匠、商標の各出願が多く、実際に要した費用の１／２相当額を助成するものです。費用には、弁理士費用、特許印紙代が含まれます。
当事務所では、設立当初から、クライアントの出願に限り、多くの自治体で助成金制度の申請をお手伝いしています。お手伝いした助成金申請手続では助成金ゲットの成功率が１００％になっています。
助成金申請手続自体も、それ程、複雑なものではありません。
ただし、新宿区だけは出願人によるプレゼンテーションが厳しく審査されます。
プレゼンは１回だけではなく、２回以上行われます。
東京都についてはほとんどの自治体で知財の出願の助成金制度があり、これらを利用しない手はないと思います。
代理人である弁理士の見積書の提出も要求されているため、出願手続を依頼する弁理士を予め決めておいてください。
助成金額は自治体によって異なります。
予め自治体のウェブサイトで知財出願に対する助成金情報を調査しておく必要があります。
自治体に助成金申請手続の書面を提出する時期についても、自治体によって出願前か出願後かで異なります。
当ウェブサイトにおいて、東京都の知財出願の助成金情報をまとめていますので、ご参考ください。
【第２回】特許庁の手のうちを知り尽くす
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」という有名な言葉があります。
特許庁に提出する書面もズバリこの言葉が当てはまります。
特許庁の正式な様式となる書面に、法律や基準・規則等に則り、正確に記載することが求められますが、先ずは相手である特許庁が規定するルールを知りましょう。
知財制度の概要を知る
先ず、手続の流れを理解する必要があります。
特許庁のホームページに掲載されている情報に基づき、どのような流れで手続が進んでいくのか、どのようなタイミングで提出する必要があるのか、特許印紙はいくら必要なのか、特許庁の様式に記載されている専門用語の意味の説明など、制度の概要を知ることから始めます。
特許庁に提出する書面様式を入手する
特許庁のホームページにアクセスすると、出願書面等の様式が記載されています。
これらの様式はダウンロードが可能であるため、自身のPC等にダウンロードして様式を入手します。
これらの様式には、必須項目が記載されています。個人で出願する場合には、認印が必要になります。
基準・便覧・ガイドラインを理解する
特許庁から書面様式を入手した後は、具体的に記載していくことになります。
しかし、住所・氏名などの書誌的事項ならまだしも、発明や考案、意匠や商標をどのような記載していくのかについて、わからない部分も多くあると思います。
本来では弁理士に依頼すれば、済む話なのですが、自分で対応する場合に、参考にすべき特許庁のサイトがあります。
それは、基準・便覧・ガイドラインです。迷ったら、これらの情報を読み込み、よく考えてから、前に進んでください。
【第１回】知財実務のコラム開設にあたり
知財実務（弁理士実務）は、弁理士試験の受験勉強と異なり、経験を積むことのみが上達する王道です。
実務上達には、決して近道はありません。楽して上達できるほど、甘いモノではないのです。
このため、折角、苦労して勉強し弁理士試験に合格しても、実務経験がないために就職できないという悔しい思いをされている方もおられます。
このページでは、弁理士実務の世界に皆様をご案内していきます。
特に実務経験がない方には、新鮮で、しかも特殊な感じがするかもしれませんが、少しでも、弁理士実務は面白いんだ、という気持ちになれば、それが貴方の財産になると思います。
なお、紹介するものは、私の実務経験に基づく一部のケースですが、決してこのようにしないとダメというものではありません。
気楽な気持ちで読んで下さい！
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