特許侵害警告から訴訟へ！非侵害の主張と先行技術の発見により勝訴した事例

依頼人から相談を受けたのは、販売している商品について、特許権者側から侵害警告を受けたことがきっかけでした。

相手方からは、自社商品の販売を中止すること、販売を継続するのであればライセンス料を支払うことなどが求められていました。

そこで、まず相手方が保有する特許を特定し、問題となっている商品と特許請求の範囲との関係について、侵害鑑定を行いました。

一見すると両者には類似する部分がありました。

しかし、ここで重要なのが、特許になった最終的な請求項だけを見るのではなく、出願から特許成立までの経過も確認することです。

今回の特許についても、出願過程において手続補正が行われており、最終的な特許請求の範囲は、出願当初よりも限定された内容になっていました。

そこで、特許請求の範囲と対象商品を構成要件ごとに丁寧に対比したところ、対象商品は一見似ているものの、特許発明の技術的範囲には含まれない可能性が高いと判断しました。

特許侵害事件では、この点が非常に重要です。

市場で販売されている二つの商品を見比べると、外観や用途が似ていることがあります。

しかし、特許権の効力が及ぶ範囲は、単純な商品の類似性によって決まるものではありません。

特許請求の範囲に記載された構成を満たしているか。

この点を法律的・技術的に検討する必要があります。

本件でも、対象商品の具体的な構成と特許請求の範囲を詳細に検討した結果、侵害には該当しないとの判断に至りました。

そこで、相手方に対して非侵害である旨を具体的に主張しました。

その後も相手方から通知が続きましたが、依頼人側としては、侵害していない以上、安易にライセンス契約を締結したり、販売を中止したりするのではなく、法的根拠に基づいて対応する方針を取りました。

その後、相手方の代理人が交代し、最終的な警告を受けることになりました。

こちらからも非侵害の主張を維持したところ、最終的には特許権侵害訴訟が提起されました。

本件では、依頼人自身が訴訟当事者となり、弁理士である私が補佐人として技術的・知財的な側面から訴訟を支援する形で対応しました。いわゆる本人訴訟です。

答弁書や準備書面を作成し、相手方の主張を一つ一つ検討しながら、非侵害の主張を徹底して行いました。

侵害訴訟への対応では、非侵害の主張だけでなく、相手方の特許そのものに無効理由が存在しないかについても検討することが重要です。

そこで、対象となる発明について関連する製品や技術を幅広く調査しました。

その過程で、特許出願日前にすでに公開・販売されていた他社商品を発見しました。

しかも、その商品は、相手方が特許によって保護されていると主張している技術的範囲との関係で、重要な意味を持つものでした。

このような先行技術の存在は、特許の有効性を検討する上で重要な資料となります。

特許侵害事件では、相手方の特許公報だけを読んでいても十分ではありません。

「この発明は、本当にその出願日前には存在しなかったのか」

という視点から、公開公報、販売商品、ウェブサイト、カタログその他の公開情報まで含めて調査することがあります。

この事例から分かるように、特許侵害警告を受けた場合には、単純に「似ているから侵害かもしれない」と考えるのではなく、次のような多角的な検討が必要です。

• 相手方の特許請求の範囲はどのような内容なのか
• 出願から特許成立までにどのような補正が行われたのか
• 対象製品は特許請求の範囲の各構成要件を満たしているのか
• 特許発明の技術的範囲に含まれるのか
• 相手方の特許に無効理由が存在しないか
• 出願日前に公開された先行技術は存在しないか
• 警告段階から将来の訴訟を見据えて、どのような証拠を確保しておくべきか

特許侵害の問題は、単なる法律問題でも、単なる技術問題でもありません。

技術内容を理解した上で、特許法上の権利範囲を分析することが重要です。

特許権侵害の警告書を受け取った場合、「とりあえず相手に連絡してみよう」と考えて、安易に回答することは避けた方がよい場合があります。

最初の回答内容が、その後の交渉や訴訟に影響する可能性があるためです。

まずは、

「本当に特許権を侵害しているのか」

を冷静に確認することが重要です。

必要に応じて、特許請求の範囲、出願経過、対象製品、先行技術などを総合的に検討し、非侵害の可能性や特許の有効性について分析します。

私は、特許侵害警告を受けた企業に対して、侵害鑑定から相手方への対応、さらに訴訟を見据えた知財面での支援まで、一貫して対応しています。

「特許侵害だと言われたが、本当にそうなのか」

このような疑問を持たれた場合には、相手方の主張をそのまま受け入れるのではなく、特許請求の範囲と技術内容を一つ一つ確認することから始めることが大切です。