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海外で事業を展開する企業にとって、外国で特許権を取得することは重要です。
しかし、国際特許戦略は、単純に「日本に出願したら外国にも出願する」という話ではありません。
どの国で、いつ、どのような請求項で権利化するのか。
日本での審査結果を海外でどのように活用するのか。
さらに、将来の事業展開を見据えて、分割出願によってどのように権利範囲を維持・拡張していくのか。
こうした点まで考えて、外国出願を設計することが重要です。
私が国際特許戦略を考える際には、まず日本での権利化を重視します。
日本出願について早期審査を利用できる場合には、早期審査を利用して、できるだけ早く特許性についての判断を得ることを検討します。
日本で早期に特許査定を得ることができれば、その後の外国出願戦略を考えるうえでも有用です。
もっとも、日本で特許査定になったからといって、そこで特許戦略を終了させるとは限りません。
一つの出願の中に複数の技術的思想が含まれている場合には、特許査定後も、別の技術的思想について権利化の余地がないかを検討します。
そこで活用できるのが分割出願です。
特許出願では、一つの発明について権利を取得して終わりとは限りません。
出願当初の明細書や図面に含まれている技術的事項を改めて検討すると、当初の請求項とは異なる観点から権利化できる可能性が見つかることがあります。
例えば、
など、同じ技術を異なる視点から権利化できる場合があります。
そのため、日本で一つの特許査定を得た後も、必要に応じて分割出願を活用し、別の技術的思想について権利化を目指すことがあります。
これは、単に「特許の数を増やす」という考え方ではありません。
将来の競合他社の実施態様を想定し、どの技術的思想を権利として残しておくのかを考えることが重要です。
日本で最初の特許出願をした場合、その後に外国での権利化を検討することになります。
一般的には、日本出願を基礎として、出願日から1年以内にPCT出願を行う方法や、各国へ直接出願する方法があります。
PCT出願を利用すれば、一つの国際出願によって、複数の国・地域への国内移行を見据えた手続を進めることができます。
ただし、PCT出願をしただけで世界特許が成立するわけではありません。
最終的には、権利を取得したい国・地域に国内移行し、それぞれの国・地域の制度に従って審査を受けることになります。
したがって、
PCT出願=外国特許取得
ではありません。
PCTは、海外での権利化を進めるための重要な手段ですが、その後の各国での審査・権利化まで含めて戦略を考える必要があります。
日本で特許可能と判断された場合、その審査結果を外国で活用できることがあります。
その代表的な制度が、PPH(Patent Prosecution Highway:特許審査ハイウェイ)です。
PPHは、一定の要件を満たす場合に、第1庁などで特許可能と判断された請求項を有する対応出願について、第2庁で早期審査を受けることを可能にする制度です。
PCT出願についても、PCT国際段階の成果物を利用したPCT-PPHなどの仕組みがあります。
ただし、PPHを利用したからといって、外国で必ず特許査定になるわけではありません。
あくまで、早期審査を受けるための制度です。
最終的な特許性の判断は、それぞれの国・地域の特許庁によって行われます。
したがって、
日本で特許になったから、外国でも必ず特許になる
とは考えないことが重要です。
以前は、日本で特許になっていることが外国での権利化において非常に強い意味を持つ場面もありました。
しかし、現在の主要国の特許審査では、それぞれの審査制度や先行技術調査に基づいて独自の判断が行われます。
日本で特許査定になった出願であっても、中国、欧州、米国などで拒絶理由通知を受けることがあります。
したがって、外国出願では、
「日本で特許になったから、そのまま外国でも通るだろう」
という発想ではなく、
「日本で得られた審査結果を一つの材料として、各国で改めて権利化戦略を組み立てる」
という考え方が重要です。
PPHも、外国での審査を省略する制度ではありません。
日本での審査結果を利用して、外国での審査を迅速化するための制度と考えるべきです。
台湾はPCTの締約国ではないため、台湾への特許出願については、PCTによる国内移行とは異なるルートを検討する必要があります。
一方、台湾はWTO加盟地域であり、台湾知財局(TIPO)は、WTO加盟国などを基礎とする優先権主張を一定の要件の下で認めています。日本出願を基礎とする台湾への特許出願についても、12か月以内の優先権主張を検討することができます。
また、日本と台湾との間ではPPHも実施されています。台湾知財局の現在の案内でも、日台PPHが運用されていることが確認できます。
したがって、日本での審査結果を台湾での権利化に活用することも、国際特許戦略の一つになります。
国際特許戦略で重要なのは、外国出願の件数を増やすことではありません。
重要なのは、
どの国で、どの技術について、どの範囲の権利を、どのタイミングで取得するのか
という設計です。
そのためには、
を総合的に考える必要があります。
国際特許戦略とは、単に外国に特許を出願することではありません。
日本での権利化を起点として、各国の制度を利用しながら、
「権利化のスピード」と「権利範囲の最大化」
をどのように両立させるか。
そこまで考えて初めて、国際特許戦略になると私は考えています。

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