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付記弁理士 西村知浩

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知財侵害の警告書が届いたら侵害論と無効論から対応を考える

「貴社の商品は、当社の特許権を侵害しています。」

「当社の登録意匠に類似しています。」

ある日突然、このような知的財産権侵害の警告書が届くことがあります。

警告書を受け取った側からすると、

「本当に権利侵害なのか?」

「このまま放置して大丈夫なのか?」

「相手の要求に応じなければならないのか?」

と、不安になるのは当然です。

私は、知的財産権の侵害警告を受けた側の代理・支援を数多く担当してきました。

そして、実務ではまず、

本当に侵害しているのか。

というところから冷静に検討する必要があります。

警告書が届いたからといって、侵害が確定したわけではない

最初に理解しておきたいのは、相手方から警告書が届いたことと、実際に知的財産権を侵害していることは別問題だということです。

警告書には、相手方が「侵害している」と考える理由や、販売停止、製造中止、損害賠償、ライセンス契約などの要求が記載されていることがあります。

しかし、それはあくまで権利者側の主張です。

例えば特許の場合には、

  • 特許発明の技術的範囲に含まれるのか
  • 相手方が主張する構成要件をすべて充足するのか
  • 均等論などの問題が生じるのか
  • 特許自体に無効理由がないか

といった点を検討する必要があります。

意匠の場合には、

  • 登録意匠の内容
  • 被疑侵害品の具体的な形態
  • 意匠の要部
  • 需要者から見た視覚的な美感
  • 登録意匠と対象製品との類否

などを検討することになります。

つまり、

「警告された」=「侵害している」

ではありません。

私はまず「侵害しているのか」を確認する

侵害警告を受けた場合、私はまず、相手方の権利と対象製品を具体的に比較します。

特許であれば、特許請求の範囲を一つ一つ確認し、対象製品・方法が各構成要件を充足しているのかを検討します。

単に「似ている」「技術的に近い」というだけでは、特許権侵害が成立するとは限りません。

意匠でも同様です。

製品全体の形態を確認し、登録意匠との関係を具体的に検討します。

特に物品の外観については、一般的な印象だけで判断するのではなく、登録意匠と対象製品の具体的な構成や特徴を比較することが重要です。

もう一つ重要なのが「無効論」

侵害しているかどうかを検討するだけではありません。

私は、侵害警告を受けた場合には、可能であれば相手方の知的財産権そのものに問題がないかも検討します。

例えば特許であれば、

  • 新規性
  • 進歩性
  • 記載要件
  • その他の特許要件

などについて、先行技術を調査します。

相手方の特許が有効に存続しているとしても、先行文献等を調査すると、特許の有効性について問題となる資料が見つかることがあります。

そのため、

侵害していないのか。

だけではなく、

そもそも相手方の権利は有効なのか。

という二つの方向から検討することが重要です。

「否認」と「無効」の両面から考える

侵害警告を受けた場合、対応方法は一つではありません。

例えば、

侵害していない

という主張ができる場合があります。

一方で、

仮に侵害が成立するとしても、相手方の権利には無効理由がある

という問題が存在する場合もあります。

もちろん、実際の対応は案件ごとに異なります。

しかし、私は侵害警告を受けた場合、

侵害論だけを見て終わらせない。

ということを重視しています。

侵害の成否と権利の有効性。

この両面から検討することで、紛争全体の構造が見えてくることがあります。

先行技術は「特許文献」だけではない

特に興味深いのが、生活雑貨や一般消費者向け商品の紛争です。

このような分野では、特許文献や学術論文だけでなく、

インターネット上の商品情報や販売履歴

が重要な意味を持つことがあります。

過去に販売されていた商品。

現在も販売されている類似商品。

メーカーの旧製品。

海外で販売されている商品。

ECサイトに掲載された商品情報。

こうした情報が、知財紛争を考えるうえで重要な手掛かりになる場合があります。

もちろん、それが法律上どのような証拠価値を持つのかは、公開時期や掲載内容などを含めて個別に検討する必要があります。

商品開発は「完全なゼロ」から生まれるとは限らない

特に生活雑貨などでは、発明者やデザイナーが世の中に存在する商品から着想を得て、新しい商品を開発することがあります。

そのため、侵害警告を受けた場合には、

「相手の権利だけを見る」のではなく、「その商品が生まれた背景まで調べる」

ことが重要になる場合があります。

どのような商品が以前から市場に存在していたのか。

いつ販売されていたのか。

どのような形態だったのか。

どのような技術が公開されていたのか。

こうした調査から、思わぬ先行資料が見つかることがあります。

これは、特許データベースだけを検索していては分からないこともあります。

日頃から市場の商品や技術に目を向けておくことは、弁理士の実務にもつながっています。

ライセンス契約は慎重に

侵害警告を受けると、

「ライセンス料を払えば解決するのではないか」

と考える方もいます。

もちろん、ライセンスによる解決が適切なケースもあります。

しかし、その前に、

本当にライセンスが必要なのか。

を検討することが重要です。

侵害していないのであれば、当然ながらその点を主張する余地があります。

また、相手方の権利について無効理由が存在するのであれば、その点も含めて対応方針を考える必要があります。

私は、侵害していない可能性があるにもかかわらず、最初からライセンス交渉だけに進むことには慎重です。

まずは事実と法律関係を整理する。

そのうえで、どのような解決方法が適切なのかを考えます。

「警告書にどう返事するか」よりも重要なこと

知財侵害の警告書が届いたとき、

「どんな回答書を書けばいいのか」

だけを考えてしまいがちです。

しかし、本当に重要なのは、その前の調査です。

相手方の権利を確認する。

対象製品を確認する。

侵害の成否を検討する。

先行技術・先行意匠などを調査する。

相手方の権利の有効性を検討する。

そのうえで、警告書に対する回答方針を決めます。

場合によっては、審判、判定、訴訟など、さらに進んだ法的手続を検討することもあります。

知財紛争は「攻め」だけではない

知的財産権というと、

「自社の権利を侵害されたから相手を訴える」

という場面が注目されがちです。

しかし、実際の知財実務では、

「突然、権利侵害を主張された側がどう対応するか」

も非常に重要です。

私は、侵害警告を受けた側の代理・支援において、

侵害論と無効論の両面から事案を検討すること

を重視しています。

知財紛争では、相手方の主張をそのまま受け入れるのではなく、事実関係と権利関係を一つ一つ確認することが重要です。

もし知的財産権の侵害警告を受けた場合には、回答や交渉を急ぐ前に、まず専門家に相談し、対象となる権利と自社製品との関係を冷静に分析することをおすすめします。

警告書が届いた瞬間から、知財紛争は始まっています。

だからこそ、最初の分析と対応方針が重要なのです。

Amazonで商品を販売していたページが、ある日突然、表示されなくなった悪夢・・・

特許侵害の警告に真摯に対応していても、特許権者側と話がまとまらず、特許侵害訴訟が提起されてしまった、私の赤裸々体験です。

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