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付記弁理士 西村 知浩 

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知財侵害訴訟の経験が知財戦略に活きる!

侵害訴訟を経験した弁理士だからこそできる知財戦略

私は、特許・商標・意匠などの知的財産について、単に「権利を取得する」だけではなく、その権利が実際の事業や紛争の場面でどのように機能するのかまで考えることを大切にしています。

その理由の一つが、知財侵害訴訟の実務経験です。

出願の段階から「権利が使われる場面」を考える

特許出願では、発明の内容を把握し、先行技術との関係を検討しながら、特許請求の範囲を作成していきます。

しかし、実際に特許権を行使する段階になると、単に「自社の技術と似ている」というだけでは足りません。

侵害訴訟では、相手方の製品や方法が、特許請求の範囲に記載された発明特定事項をすべて満たしているのかを、一つ一つ具体的に検討することになります。

そこで初めて、

「この構成なら権利行使できるのか」

「この部分が欠けていたらどうなるのか」

「相手方が少し設計変更した場合にはどうなるのか」

といった、出願時には見えにくかった問題が明確になります。

私は、この「実際に権利を使う場面」を経験することが、次の特許明細書を作成するときに非常に重要だと考えています。

侵害訴訟で見えてきた弱点を、次の権利化にフィードバックする。

この積み重ねによって、単に審査を通すためだけではなく、将来の権利活用まで意識した特許を目指すことができます。

「権利化」と「権利行使」は別々の仕事ではない

知財実務では、

発明の創出 → 特許出願 → 権利化 → 権利活用 → 次の発明

という循環があります。

私は、この循環を非常に重視しています。

特許を取得することがゴールではありません。

その特許が、

・競合他社との差別化に使えるのか
・市場参入を阻止する力になるのか
・ライセンスなどの事業活動に活用できるのか
・万一、侵害問題が発生した場合に実際に侵害訴訟で使えるのか

というところまで考えて、初めて知財戦略として意味を持つと考えています。

だからこそ、侵害訴訟の経験は、出願業務にも直接つながります。

商標についても同じことがいえます

商標も、登録されればそれで終わりではありません。

実際に侵害問題が発生すれば、相手方の商標との類否、指定商品・役務との関係、取引の実情など、具体的な事情を踏まえて判断することになります。

出願段階では「この商標なら登録できるか」という視点だけでなく、

「この商標を事業で使用したとき、どのような競合関係が生じるのか」

という視点も重要です。

侵害事件に関する実務を経験しているからこそ、登録可能性だけではなく、将来の権利行使や競合関係まで意識した商標戦略を考えることができます。

本人訴訟+弁理士補佐人という選択肢

私は、知財侵害事件について、弁理士が補佐人として本人訴訟を支援する方法にも注目しています。

弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標などの知財事件について、法律上の要件のもとで、裁判所において補佐人として当事者または訴訟代理人とともに出頭し、陳述や尋問をすることができます。

また、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、所定の付記を受けた弁理士については、一定の要件のもとで特定侵害訴訟の訴訟代理人となることも認められています。

知財事件では、技術内容や商標・意匠の専門的な理解が訴訟の重要な部分を占めます。

そのため、本人訴訟を選択する場合であっても、知財の専門家である弁理士が補佐人として関与することには、大きな意味があります。

私は、こうした形で知財の専門性を訴訟の現場に持ち込むことにも取り組んでいます。

私が目指している知財実務

私が目指しているのは、

「出願する弁理士」だけではなく、「権利が使われるところまで考える弁理士」

です。

発明を発掘し、特許・実用新案・意匠・商標として権利化する。

そして、その権利を事業に活用する。

さらに、必要であれば、警告・交渉・審判・訴訟などの紛争対応まで見据える。

そこで得られた経験を、次の権利化や知財戦略にフィードバックする。

この循環こそが、私が考える知財実務です。

知財創出 → 権利化 → 権利活用 → 紛争対応 → 次の知財創出。

このサイクルを回していくことで、知的財産は単なる「登録証」ではなく、企業の事業を守り、競争力を高めるための経営資源になります。

私は、これからも出願だけにとどまらず、侵害・紛争・訴訟の現場で得た経験を日々の知財業務にフィードバックしながら、
「使える知財」「戦える知財」を追求していきたいと考えています。

知財は、依頼時のビジネスをそのまま権利化すればよいわけではない。

知財を取得する主な理由は、事業やブランドに活かすため。

この視点で知財創出できる弁理士を選ぶことをおススメします。

どんな弁理士が良いかについて記事を書きました。

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