意匠登録出願の拒絶理由通知に意見書で反論し、登録査定を獲得！
弁理士ともちゃんの意匠実務

先日、とても嬉しい出来事がありました。

私が代理した意匠登録出願について、特許庁から拒絶理由通知を受けた後、意見書を提出し、登録査定を獲得することができました。

実は、私にとって、意匠出願の拒絶理由通知に対して意見書を提出し、登録査定に至ったのは今回が初めてです。

これまで、意匠登録出願を代理する機会はそれほど多くありませんでした。

そして、これまでに出願した案件については、いずれも拒絶理由通知を受けることなく、一度の審査で登録査定になっていました。

そのため、今回の案件は、私にとって意匠の拒絶対応を実践する貴重な経験となりました。

今回の案件で特徴的だったのは、拒絶理由の根拠として引用された資料です。

一般に、意匠登録出願の審査では、先行する登録意匠の公報や、インターネット上で公開された写真などが引用資料として用いられることがあります。

しかし、今回引用されたのは、特許庁が入手し、保有している先行資料のパンフレットでした。

この種のパンフレットは、特許庁のデータベースから簡単に検索できるとは限りません。

公知日や公開場所などの書誌的事項が確認できても、パンフレットそのものは、著作権などの関係からデータベース上に掲載されていない場合があります。

また、以前は企業のウェブサイトで公開されていたパンフレットが、現在では削除されていることもあります。

このような資料については、出願前に通常の公開情報を調査するだけでは、発見が難しい場合があります。

それにもかかわらず、過去に公知となった意匠を示す資料として、審査で引用されることがあるのです。

もちろん、パンフレットが現在インターネット上で閲覧できないことと、過去に公知となっていなかったこととは別の問題です。

意匠の新規性を判断するに当たっては、引用資料の内容だけでなく、公知性や公知時期などについても、具体的な資料に基づいて検討する必要があります。

特許実務を中心に扱っている弁理士や企業の知財担当者の中には、意匠登録出願の拒絶理由通知に対して、どのような意見書を作成すればよいのか、悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特許と意匠では、保護対象も、登録要件の判断において検討すべき事項も異なります。

そのため、特許の意見書で用いる論理構成を、そのまま意匠の拒絶対応に当てはめればよいというわけではありません。

意匠の拒絶理由に対応する際には、引用された意匠と出願意匠との関係を踏まえ、具体的な事案に即して反論の方向性を検討する必要があります。

特に重要なのは、出願意匠と公知意匠の形態上の一致点と相違点を厳密に特定することです。

特許の新規性導出の要素と似ています。

ですが、意匠の形態の言語化は、特許の技術思想を説明するよりも高度なスキルが必要です。

そして、意匠の形態上の相違点に着目し、これが要部といえるように論述します。

このためには、独自の先行意匠調査等を行い、意匠の形態上の一致点が公知であることを証明するのです。

また、意見書では、単に結論を述べるだけでなく、
その結論に至る理由を、審査官が理解できるように論理的に説明することが重要です。

今回の案件でも、公知意匠の先行調査を行い、引用資料を踏まえて検討を重ね、意匠の意見書ならではの論理展開を組み立てました。

そして、意見書を提出した結果、登録査定を獲得することができました。

自分なりに考え抜いた論理構成が実を結んだことは、実務家として大きな喜びです。