「Nepal Tiger」商標事件～商標法3条1項3号・4条1項16号をめぐる審決取消訴訟

商標法3条1項3号は、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、原則として商標登録を受けることができないと定めています。

この規定が設けられている重要な理由の一つは、商品の産地や品質などを表す一般的な表示について、特定の事業者だけに独占使用を認めることが適切ではないからです。

したがって、商品の産地などを普通に表示する言葉については、識別力が否定される場合があります。

しかし、ここで重要なのは、

商標を構成する言葉の一部に地名などが含まれていることだけを理由として、3条1項3号に該当すると判断できるわけではない

ということです。

問題となるのは、あくまでその商標が、指定商品との関係で、取引者・需要者からどのように認識されるかです。

本件商標「Nepal Tiger」を見ると、

「Nepal」＝ネパール

「Tiger」＝トラ

という意味を持つ言葉から構成されています。

特許庁の判断では、このような構成から、

「Nepal」＝商品の生産地・販売地など

「Tiger」＝トラの図柄・形状など

という関係を想定し、「Nepal Tiger」がネパールで生産・販売されるトラをモチーフとしたじゅうたん等を表示するものと認識され得るとして、商標法3条1項3号に該当すると判断されました。

しかし、ここには一つ重要な問題があります。

それは、

「Nepal」という語と「Tiger」という語を、それぞれの意味に分解したうえで、その意味を組み合わせれば、需要者も当然にそのように理解するのか

という問題です。

商標の識別力を判断する場合には、単語を機械的に分解するだけでは足りません。

実際の取引社会において、その商標全体がどのように認識されるのかを検討する必要があります。

知的財産高等裁判所の判決では、「Nepal Tiger」という語句が一体のものとして辞書等に掲載されているとは認められないこと、また、トラに関する亜種の名称や通称名等として「Nepal Tiger」「ネパールタイガー」「ネパールトラ」と呼ばれるものがあるとも認められないことなどが認定されています。

そして、「Nepal」と「Tiger」という、通常は組み合わされることのない語が、まとまりよく一体的に表現されていることから、「Nepal Tiger」は一種の造語とみるのが相当であると判断されました。

ここは、本件判決を理解するうえで非常に重要なポイントです。

つまり、

「Nepal」という地名が含まれている

という事実だけで、

「Nepalで生産された商品を表している」

とは限りません。

また、

「Tiger」という語が含まれている

というだけで、

「トラの図柄やトラの形状を有する商品を表している」

とも限りません。

重要なのは、それらの語が結合された「Nepal Tiger」という商標全体について、指定商品の取引者・需要者が具体的にどのような意味を認識するのかという点です。

商標法3条1項3号の判断では、実際の取引社会における使用状況が重要になります。

本件でも、特許庁は新聞記事、書籍、ウェブサイト等の証拠を検討していました。

しかし、知財高裁は、提出された証拠を検討したうえで、本願の指定商品に関連するウェブサイト等において、「Nepal Tiger」または「ネパールタイガー」という文字が一体として使用された例が認められないことを指摘しました。

これは商標実務上、非常に参考になるポイントです。

例えば、拒絶理由通知において、

「Nepal」

という言葉が商品の産地を表示するために使用されている例や、

「Tiger」

という言葉が商品の特徴・図柄などを表示するために使用されている例が大量に示されたとしても、

それだけで直ちに、

「Nepal Tiger」という商標全体が商品の産地や品質等を表示するものとして一般に理解されている

とはいえません。

個々の構成語の使用例と、商標全体の使用実態は、分けて検討する必要があります。

商標実務では、ここを混同しないことが非常に重要です。

例えば、

「東京＋○○」

「Japan＋○○」

「New York＋○○」

などのように、地名と一般的な語からなる商標について拒絶理由が通知されることがあります。

しかし、

構成語それぞれに意味があること

と、

商標全体が指定商品の品質・産地・販売地等を直接表示すること

は別問題です。

商標法3条1項3号では、最終的には、指定商品との関係において、取引者・需要者がその商標をどのように認識するかが問題となります。

したがって、

「この言葉は辞書にこう書いてある」

「この単語は地名である」

「この単語は商品の特徴を表す」

という説明だけでは、十分とは限りません。

その組合せからなる商標全体が、現実の取引社会においてどのように理解されるのかを検討する必要があります。

本件では、商標法3条1項3号だけでなく、同法4条1項16号についても問題となりました。

4条1項16号は、商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標について、商標登録を受けることができないとする規定です。

例えば、商標から特定の品質や産地などを需要者が認識すると考えられるにもかかわらず、実際の商品がその品質・産地等を有しない場合には、品質誤認のおそれが問題となります。

したがって、

3条1項3号に該当するか

という識別力の問題と、

4条1項16号に該当するか

という品質誤認の問題は、別々に検討する必要があります。

本件判決は、「Nepal Tiger」が3条1項3号および4条1項16号のいずれにも該当しないとして、特許庁の審決を取り消しました。

本件のような商標事件では、拒絶理由通知に掲載された証拠を単に眺めるだけでは十分ではありません。

例えば、インターネット上に、

「Nepal」

という語が使用されているページがあったとしても、

• 何について使用されているのか
• 商品の産地を表示しているのか
• 販売地を表示しているのか
• 単なる説明文なのか
• ブランド名として使用されているのか
• 指定商品と同じ商品について使用されているのか
• 需要者がどのように理解するのか

を具体的に検討する必要があります。

さらに、

「その単語が使用されている」ことと、「本願商標そのものが記述的に使用されている」ことを区別する

ことも重要です。

私は商標の拒絶対応において、このような証拠の読み込みを非常に重視しています。

拒絶査定不服審判で請求が認められなかった場合でも、すべての事件がそこで終わるわけではありません。

審決の内容に問題がある場合には、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。

もっとも、審決取消訴訟では、単に、

「私はこの商標をブランドとして使いたい」

「この商標には識別力があると思う」

と主張するだけでは足りません。

審決がどのような事実を認定し、どの証拠を根拠とし、その事実からどのような論理で商標法3条1項3号等に該当すると判断したのかを細かく分析する必要があります。

そのうえで、

事実認定の問題

証拠評価の問題

需要者認識の問題

商標全体の把握の問題

法規範の適用の問題

などを整理し、審決の論理構造そのものを検討することになります。

本件でも、まさにこのような検討が重要になりました。

本件から、商標出願人にとって重要な実務上のポイントをいくつか挙げることができます。

① 地名を含む商標だからといって、直ちに登録できないわけではない

商標に国名・地名が含まれている場合には、産地・販売地等との関係を慎重に検討する必要があります。

しかし、地名を含むこと自体が直ちに商標法3条1項3号該当を意味するものではありません。

② 商標全体の意味・認識を検討する必要がある

構成語を機械的に分解するだけではなく、その結合によって生じる商標全体の意味・印象・認識を検討することが重要です。

③ 実際の使用実態が重要

辞書的な意味だけでなく、現実の取引社会において、その語がどのように使用されているのかを調査する必要があります。

④ 引用例・使用例を一件ずつ精査する

拒絶理由通知で提示されたウェブサイト等についても、

「その言葉が書いてある」

という一点だけを見るのではなく、

その使用が商標法3条1項3号の判断に本当に結びつくものなのか

を検討することが重要です。

⑤ 審判の判断をさらに争う余地がある

拒絶査定不服審判で不成立となった場合でも、事案によっては審決取消訴訟によって裁判所の判断を求めることができます。

商標登録出願について、

「地名が入っているから登録できないと言われた」

「品質表示だと言われたが、本当にそうなのか疑問がある」

「インターネット上の使用例を大量に示された」

「拒絶査定不服審判でも認められなかった」

という場合には、拒絶理由や審決の論理を一つずつ検討することが重要です。

商標法3条1項3号の問題では、単に「識別力があります」と主張するのではなく、

• 指定商品・指定役務との具体的な関係
• 商標全体から生じる意味
• 構成語それぞれの意味
• 商標全体としての使用実態
• 需要者・取引者の認識
• 特許庁が引用する証拠の内容
• 引用例と本願商標との違い
• 過去の審決・判決との整合性

などを総合的に検討する必要があります。

私は、これまで商標の拒絶対応、審判、異議申立て、審決取消訴訟など、難易度の高い知財案件にも取り組んできました。

「登録できるか、できないか」を形式的に判断するだけではなく、

なぜ拒絶されたのか。
その拒絶理由は、本当に成立するのか。
どの証拠が問題なのか。
どこを論理的に反論すべきなのか。

を一つずつ分析することが、商標の拒絶対応では重要です。

「Nepal Tiger」事件は、そのことを実際の審決取消訴訟という形で経験した一つの事例です。

商標登録の拒絶理由、拒絶査定不服審判、商標法3条1項3号・4条1項16号、あるいは審決取消訴訟についてお困りの場合には、個別の事案に即して検討することが大切です。