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特定侵害訴訟代理業務
付記弁理士 西村 知浩
特許庁の判定請求という奥の手もある!
「自社の商品が特許権を侵害しているという警告書が届いた」
このような相談は、決して珍しいものではありません。
特に、ネット通販を行っている事業者や、海外で製造した商品を日本に輸入・販売している事業者から、特許権や意匠権の侵害警告についてご相談をいただくことがあります。
突然、特許権者から警告書が届けば、「すぐに販売を止めなければならないのか」「損害賠償を請求されるのか」「どう回答すればよいのか」と不安になるでしょう。
しかし、侵害警告を受けたからといって、直ちに相手方の主張を認める必要はありません。
まず重要なのは、警告の内容を冷静に確認し、自社の商品と相手方の特許発明との関係を技術的に検討することです。
特許侵害が成立するためには、単に「似た商品」であるだけでは足りません。
原則として、対象となる商品・製品(いわゆる「イ号」)が、特許請求の範囲に記載された発明の技術的範囲に属するかどうかを検討する必要があります。
そのため、侵害警告書に、
といった具体的な説明が十分に記載されているかを確認することが重要です。
警告書の記載が十分でない場合には、慌てて非侵害を認めたり、詳細な反論をしたりするのではなく、まず相手方に具体的な侵害理由の説明を求めるという対応も考えられます。
また、回答期限が短い場合には、期限までに十分な技術的検討ができないこともあります。
そのような場合には、まず弁理士等に相談したうえで、検討に必要な期間を確保するための回答を行うことも重要です。
特許侵害の判断は、単純に「商品が似ているかどうか」を比較するものではありません。
特許請求の範囲に記載された発明特定事項を一つずつ確認し、それぞれの構成が対象製品に存在するかを検討する必要があります。
さらに、請求項の文言だけでなく、明細書や図面、出願経過なども踏まえて、特許発明の技術的範囲を適切に解釈する必要があります。
そのため、特許侵害警告を受けた場合には、特許実務と技術的事項の双方に精通した弁理士に相談することが有効です。
必要に応じて、
「侵害鑑定」
として、自社製品が相手方特許の技術的範囲に属するかどうかを専門的に検討することもできます。
特許侵害の有無について第三者的な判断を求めたい場合には、特許庁の「判定制度」を利用する方法があります。
特許庁によれば、判定制度とは、請求に応じて、特許発明や登録実用新案の技術的範囲などについて、中立・公平な立場から判断を示す制度です。
権利者側からだけでなく、
「自社の商品が他人の特許権を侵害する可能性があるのか知りたい」
という実施者側の立場からも利用できます。
特許侵害警告を受けた企業にとっては、相手方の主張をそのまま受け入れるのではなく、特許庁における判定を利用して、特許発明の技術的範囲との関係を整理するという選択肢があるわけです。
特許庁は、判定制度について、
といった特徴を案内しています。
特に重要なのは、判定には法的拘束力がないという点です。
したがって、判定は裁判そのものではありません。
一方で、特許庁の審判部による公的な判断であるため、特許権の技術的範囲について検討する際の重要な資料となります。
特許庁も、判定の結果について、侵害事件などにおける根拠資料として利用できる場合があることを案内しています。
ここは非常に重要です。
特許侵害警告を受けたからといって、すべてのケースで判定請求を行えばよいわけではありません。
例えば、対象製品が明らかに特許発明の技術的範囲に属する可能性が高いケースでは、判定請求によって自社にとって望ましくない判断が示される可能性もあります。
反対に、特許発明と対象製品との技術的な対応関係に争いがあるケースでは、判定制度を利用することが紛争解決のための一つの選択肢となる場合があります。
さらに、相手方特許そのものに無効理由が存在する可能性がある場合には、侵害・非侵害だけでなく、特許の有効性についても検討する必要があります。
つまり、
「侵害しているか」
だけを見るのではなく、
「そもそも相手方の特許は有効なのか」
「特許請求の範囲はどこまで及ぶのか」
「自社製品はその技術的範囲に属するのか」
「今後、どのような対応を取ることが事業上適切なのか」
という複数の観点から検討することが大切です。
特許侵害警告を受けた場合、最も避けたいのは、内容を十分に検討しないまま相手方に回答してしまうことです。
一度した回答が、その後の交渉や訴訟に影響する可能性もあります。
まずは警告書、対象特許、公報、対象製品の仕様書・図面などを整理し、特許請求の範囲と対象製品との関係を具体的に確認することが重要です。
そのうえで、
①警告書への回答
②侵害鑑定
③特許庁への判定請求
④特許の有効性の検討
⑤相手方との交渉
⑥必要に応じた訴訟対応
など、事案に応じた対応を検討します。
特許侵害問題は、単なる法律問題ではありません。
技術内容を正確に理解したうえで、特許法上の判断を行う必要があります。
私は、これまで特許侵害に関する相談・紛争案件に継続的に携わってきました。
特許侵害警告を受けた企業だけでなく、自社の製品について他社特許との関係を事前に確認したい企業からのご相談にも対応しています。
「特許侵害と言われたが、本当にそうなのか」
「相手の特許のどの部分が問題なのか分からない」
「警告書にどう回答すればよいのか」
「特許庁への判定請求を検討したい」
このような場合には、まず事案を具体的に確認し、侵害・非侵害の技術的検討から、その後の対応方針まで整理することが重要です。
特許侵害警告を受けたときは、慌てて結論を出さず、専門家とともに特許権と対象製品の関係を一つずつ確認することをおすすめします。

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